Vydání 2/2006

Návrh na výmaz ochranné známky byl podán za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, a za účinnosti tohoto zákona bylo vydáno i rozhodnutí v I. stupni. Novela provedená zákonem č. 191/1999 Sb., účinná od 1. 12. 1999, sice předcházela vydání rozkladového rozhodnutí, na řízení ani na rozhodnutí však neměla žádný vliv. Podle § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách se ochranná známka vymaže, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu Úřad zjistí, že (...) b) známka nebyla v České republice užívána po dobu nejméně pěti let před zahájením řízení o výmazu a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodní; užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy se považuje za řádné užívání.

Není tedy třeba poukazovat na výklad užívaný Úřadem v předchozích rozhodnutích, neboť skutečnost, že ochranná známka může být užívána třetí osobou na základě smlouvy a takové užívání brání výmazu, je zřejmá přímo ze zákona.

Pokud jde o zjišťování skutečného stavu věci, je třeba vycházet z toho, že v řízení o ochranných známkách je užití správního řádu vymezeno ustanovením § 38 odst. 8 zákona o ochranných známkách, kde je stanoveno, že správní řád platí, jen nestanoví-li tento zákon jinak, a s dalšími výslovnými výjimkami. Podle § 38 odst. 6 zákona Úřad rozhoduje v souladu s obsahem spisu, zejména pak na základě důkazů, které na podporu svých tvrzení předkládají účastníci řízení. Zjišťování skutečného stavu věci je tak modifikováno ve prospěch aktivity účastníků řízení. Logicky by to měl být navrhovatel, kdo prokazuje naplnění podmínek výmazu. Jak již ovšem v obdobném případě vyslovil Vrchní soud v Praze v rozsudku čj. 6 A 28/98-47 ze dne 25. 10. 1999 (zveřejněno v časopise Soudní ve věcech správních č. 5/2002 pod č. 1038): .

V daném případě to znamená, že na základě skutečností uvedených v návrhu Úřad měl vážit tvrzení a doklady předložené žalobcem, a to z hlediska naplnění či vyloučení podmínek pro výmaz ochranné známky. Cit. ustanovení § 38 odst. 6 zákona o ochranných známkách ovšem nevylučuje procesní aktivitu Úřadu, neboť stanoví, že rozhoduje zejména na základě důkazů předložených účastníky řízení. Logicky Úřad provádí důkazy předložené či navržené účastníky řízení a je oprávněn důkazní stav na základě vlastní iniciativy a v mezích jeho možností doplňovat (není povinen je vyhledávat), ať ve prospěch návrhu či k jeho vyvrácení. Žalobce ve správním řízení tvrdil, že ochranná známka byla v době před podáním návrhu v ČR užívána, a to na základě licence. Toto tvrzení je podstatné, neboť při jeho prokázání by nebylo možno návrhu vyhovět. Z dokladů, které byly ve správním řízení předloženy, má rozhodný význam notářské ověření č. 1321 prohlášení p. Antonia C. ze dne 12. 4. 1999 za společnosti C., D. a I. V odst. C) zápisu je pod bodem 2 prohlášení o tom, že společnost C. (žalobce) udělila oběma dalším jmenovaným společnostem právo a licence na použití značky NIKE ve vztahu k produktům 3. nomenklaturní třídy, a pod bodem 3, že byl zahájen prodej produktů parfumerie se značkou NIKE v různých zemích, kromě jiných i v České republice. Pod bodem 4 je uvedeno, že prostředníkem realizace prodeje a distributorem produktů těchto společností byl od listopadu 1995 až do 31. 3. 1999 český podnik E. Za situace, kdy v zemi majitele ochranné známky nebylo třeba písemné formy pro udělení licence (Úřad toto tvrzení nezpochybnil), by jistě notářem ověřené prohlášení mělo význam přesto, že ustanovení § 11 vyhlášky Úřadu průmyslového vlastnictví č. 213/1995 Sb. předpokládalo doložení licenční smlouvy k jejímu zápisu do rejstříku ochranných známek. Úřad také hodnotil, zda dané prohlášení je důkazem udělení licence v rozhodné době či nikoliv. Je třeba mu přisvědčit v tom, že prohlášení výslovné údaje o tom, kdy a na jakou dobu byla licence poskytnuta, neobsahuje. Současně uvedený údaj o distribuci produktů do České republiky však není možno vyložit jinak, než že na základě licenčního ujednání byl realizován prodej společnostmi I. a D. v uvedené době, která v podstatné míře zasahuje do doby před podáním návrhu na výmaz, a to prostřednictvím české společnosti v České republice. V prohlášení je výslovně uvedeno, že se činí pro předložení k odvolání proti rozhodnutí Úřadu ze dne 12. 3. 1999 „o zrušení mezinárodní značky NIKE číslo 485964 vzhledem k jejímu nedostatečnému používání v této zemi“. Doložení existence licenční smlouvy pro dobu po vyhotovení zápisu by za takové situace nejen postrádalo logiku, ale také by nebyl důvod k vymezení oprávněného užívání v době před jeho vyhotovením. Závěr žalovaného o působení notářského zápisu jen pro dobu budoucí není oč opřít.

Není ovšem možné žalovanému vytýkat, že za dané situace nenařídil jednání, jak tvrdí žalobce, a ani to, že neprovedl navržený výslech zástupce společnosti E., neboť ten těžko mohl odstranit pochybnost Úřadu o existenci a době trvání licence mezi zcela jinými subjekty. Žalovaný ovšem v rozporu s § 34 odst. 5 správního řádu rozhodný důkaz nesprávně hodnotil, neboť nepřihlédl k jeho celému a logicky provázanému obsahu a nehodnotil jej ve vzájemné souvislosti s ostatními důkazy, zejména důkazy dokládajícími obchodní aktivity mezi společnostmi I. a D. a společností E., a mezi touto společností a jejími českými obchodními partnery v rozhodné době. Oproti tomu při hodnocení důkazů žalovaný označil za podstatné, že právo užívat ochrannou známku vzniká dnem zápisu licenční smlouvy do rejstříku, a takový zápis, který v daném případě proveden nebyl, by odstranil pochybnosti o užívání ochranné známky v rozhodném období.

Žalobce v žalobě i v této souvislosti poukázal na rozpor hodnocení oprávněného užívání s mezinárodní smlouvou a v replice k vyjádření žalovaného námitku rozvedl ve vztahu k novele zákona o ochranných známkách provedené zákonem č. 116/2000 Sb.

Čl. 19 odst. 2 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (vyhlášené pod č. 191/1995 Sb. sdělením Ministerstva zahraničních věcí) uvádí, že užívání ochranné známky jinou osobou se souhlasem majitele bude uznáno jako užívání ochranné známky pro účely udržení zápisu. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, také v § 35 odst. 1 stanovil, že tímto zákonem nejsou dotčena ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Jestliže podle mezinárodní smlouvy postačil k oprávněnému užívání ochranné známky pouhý souhlas majitele, a již tím bylo zajištěno udržení zápisu, žalobce tomuto požadavku nepochybně vyhověl. Jistě i v tomto případě je nezbytné, aby existence souhlasu, a tedy oprávněného užívání ochranné známky v rozhodné době, byly prokázány. Žalovaný také neopírá napadené rozhodnutí o neexistenci zápisu licenční smlouvy, argumentuje ustanovením § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách podpůrně, a jistě mu lze přisvědčit v tom, že zapsaná licenční smlouva by měla výrazný dopad na důkazní situaci. Podle cit. ustanovení právo používat ochrannou známku na základě licence vzniká dnem zápisu licenční smlouvy do rejstříku a majitel ochranné známky je povinen o tento zápis požádat. Tato úprava platila v době podání návrhu i v době rozhodování žalovaného. Novela zákona o ochranných známkách, provedená zákonem č. 116/2000 Sb., změnila znění ustanovení § 18 odst. 3 tak, že licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek a o tento zápis je povinen požádat majitel ochranné známky. Soud v této změně na rozdíl od žalobce nespatřuje tvrzené odstranění nesouladu zákona o ochranných známkách se zmíněnou dohodou. Nenasvědčuje tomu ani důvodová zpráva k zákonu č. 116/2000 Sb., v níž je sice uvedeno, že zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, je novelizován zejména z toho důvodu, aby byl plně slučitelný se Směrnicí Rady ES č. 89/104 z 21. prosince 1988 ke sblížení zákonů členských států o ochranných známkách; novelou je dále zabezpečováno plnění závazku z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která je součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, ale k předmětnému ustanovení uvádí: Poukazuje-li žalobce i na změnu znění ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) novelou provedenou zákonem č. 116/200 Sb., spočívala jen v upřesnění doby neužívání ochranné známky (nepřihlíží se k době užívání po pětileté přestávce a pokračující až ve třech měsících před podáním návrhu na výmaz), a v akceptaci určitých odlišností při užívání ochranné známky tedy z hlediska žalobce z této změny nelze ničeho vytěžit.

Obě právní úpravy shodně předpokládají zápis licence do rejstříku, který v daném případě proveden nebyl, a jeho neexistenci lze přičítat na újmu jen žalobci, neboť opak by jej zbavil obtížnosti průkazu řádného užívání ochranné známky. Újmou je však jenom oslabení jeho důkazní pozice; od nedostatku zápisu licenční smlouvy nelze odvozovat vyloučení oprávněnosti užívání ochranné známky jiným subjektem. Totiž i samo ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách považuje za řádné užívání ochranné známky, je-li užívána třetí osobou na základě smlouvy. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, nepřejal úpravu předchozího zákona o ochranných známkách č. 174/1988 Sb., který v § 17 vázal možnost poskytnutí práv z ochranné známky jen k písemné licenční smlouvě uzavřené se souhlasem Úřadu, a z něhož také dovozoval Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 31. 5. 1999, čj. 7A 93/1996-29 (viz prejudikaturu výše), že oprávnění k užívání ochranné známky vzniká až registrací licenční smlouvy. Skutečnost, že podle § 18 odst. 1 zákona o ochranných známkách právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto licenční smlouvou, a skutečnost, že v čl. 19 odst. 2 označené mezinárodní smlouvy je podmínka formulovaná slovy „se souhlasem majitele“, tedy širším vymezením než podmínka užitá v § 25 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, pro posouzení daného případu není rozhodná. Žalobce totiž tvrdil a prokazoval, že v jeho případě byla ochranná známka užívána jinými subjekty na základě licenční smlouvy.

Žalovaný, který neúplně a v rozporu s logikou hodnotil doklad o uzavření smlouvy o užívání ochranné známky, pak již neprovedl vůbec hodnocení dalších důkazů - dokladů o dodávkách kosmetických výrobků zn. NIKE společnosti E. držiteli licence a dokladů o jejich distribuci touto společností dalším českým odběratelům z hlediska, zda je jimi prokázáno dostatečné užívání oprávněnými subjekty v rozhodné době. Za nerozhodné přitom lze považovat jen nedatované propagační materiály, ceníky a obaly výrobků – ty pouze dokládají existenci výrobce, o níž spor nebyl.

Důvodná je také žalobní námitka, že žalovaný v napadeném rozhodnutí nezdůvodnil neprovedení navrhovaného důkazu – výslechu svědka. Žalovaný se tak v rozporu s § 47 odst. 3 (§ 59 odst. 1, 2, § 61 odst. 3) správního řádu v odvolacím rozhodnutí v tomto směru plně nevypořádal s rozkladovými námitkami. Výše však již byl soudem zpochybněn možný vliv výslechu navrženého svědka na výsledek řízení a za takové situace by takové pochybení samo o sobě nemělo vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí.

Z důvodů shora uvedených shledal Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí žalovaného vydané na základě nedostatečného hodnocení důkazů, což vedlo k nesprávnému závěru o naplnění podmínek pro výmaz ochranné známky. Proto rozhodnutí žalovaného podle § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil, a to pro vady řízení i pro nezákonnost. Podle odst. 4 téhož ustanovení věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Neshledal ovšem důvody pro současné zrušení rozhodnutí prvostupňového, neboť před jeho vydáním žalobce rozhodné doklady v úplnosti nepředložil.