Vydání 7/2009

Po prvním prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru s názvem „“ v rejstříku (26. 9. 2000) zahájil Úřad průmyslového vlastnictví (dále také „Úřad“) dne 3. 9. 2003 na základě žádosti Ing. Martina S. a Jaroslava S., majitelů užitného vzoru, řízení o určení, zda výrobek dodávaný na trh akciovou společností PROKOP RAIL, spadá či nespadá svým charakterem do rozsahu ochrany jejich užitného vzoru. Řízení ukončil vydáním rozhodnutí (s kladným výrokem) ze 3. 6. 2005, proti němuž akciová společnost PROKOP RAIL podala rozklad. Dne 18. 9. 2003 podala tato společnost první návrh na výmaz předmětného užitného vzoru, který byl 17. 6. 2004 zamítnut. Dne 25. 1. 2005 podala táž společnost nový návrh na výmaz téhož vzoru. O tomto návrhu Úřad rozhodl 11. 8. 2005 (částečný výmaz vzoru uskutečněný změnou formulace nároků – z původních čtyř nároků byly vytvořeny tři), po němž následoval rozklad majitelů vzoru, o němž předseda Úřadu rozhodl 10. 7. 2006 tak, že výrok rozhodnutí I. stupně byl změněn a nároky byly znovu přeformulovány, s tím, že zachovány již zůstaly pouze dva.

Proti tomuto rozhodnutí předsedy Úřadu podali majitelé vzoru žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten svým rozhodnutím ze dne 24. 1. 2008 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Přiklonil se k názoru žalobců, že v rámci řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru správnímu orgánu nepřísluší provádět na základě vlastního rozhodnutí změny formulace zapsaných nároků a zcela nově je definovat.

Proti rozhodnutí městského soudu podali žalovaný [„stěžovatel a)“] a osoba zúčastněná na řízení, akciová společnost PROKOP RAIL [„stěžovatel b)“] kasační stížnost. Stěžovatel a) mimo jiné trvá na tom, že postup Úřadu v obou stupních řízení při částečném výmazu užitného vzoru změnou formulace nároků je postupem . Měla-li by být přiznána platnost „“, dle níž Úřad nemá oprávnění provádět na základě vlastního uvážení změny formulace jednotlivých nároků zapsaných užitných vzorů, bylo by tím Úřadu znemožněno rozhodovat způsobem, který je v souladu se zákonem. Stěžovatel b) zdůrazňuje, že dle § 11 odst. 1 zákona o užitných vzorech Úřad zapíše užitný vzor do rejstříku, splňuje-li přihláška podmínky stanovené v § 8 tohoto zákona a není-li předmět zjevně v rozporu s § 2, 3 a 5 téhož právního předpisu. Stěžovatel b) tuto tezi dále rozvádí, s tím, že „“ Právo na ochranu technického řešení tak vzniká pouze na principu registračním, přičemž zákon stanovuje v § 17, že na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku, není-li technické řešení způsobilé k ochraně. Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně. Podle názoru stěžovatele b) ze zákona také vyplývá, že Úřad je povinen upravit částečným výmazem užitné vzory splňující podmínky pro ochranu jen částečně, přičemž je podle něj zřejmé, že takovouto úpravu Úřad může provést pouze změnou formulace nároku na ochranu. Z logiky věci tedy podle stěžovatele b) vyplývá, že každým částečným výmazem užitného vzoru musí dojít k omezení rozsahu ochrany užitného vzoru, jinak by přihlašovateli, majiteli užitného vzoru, svědčilo právo na ochranu v rozsahu, které mu nepřísluší a ani nikdy nepříslušelo. Stěžovatel dále uvádí, že „“, přičemž „“. Pokud soud Úřadu tuto pravomoc nepřiznal, jde o porušení zákona s nedozírnými následky, neboť by legalizoval stav, kdy užitné vzory zapsané zjevně v rozporu se zákonem nelze částečně vymazat a budou tedy požívat ochrany v plném rozsahu.

Ve svém vyjádření ke kasačním stížnostem majitelé užitného vzoru trvají na tom, že postup Úřadu v rámci výmazového řízení byl v rozporu se zákonem a v rozporu se zásadou dvojinstančnosti řízení tím, že v druhostupňovém rozhodnutí předsedy Úřadu byl změněn výrok prvoinstančního rozhodnutí tak, že rozsah ochrany jejich užitného vzoru byl značně omezen a jeho ochranné nároky byly nově definovány. Takto nově vytvořená definice hlavního nároku, která vymezuje technické řešení, je v praxi neaplikovatelná a nevyužitelná.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele a) odmítl a kasační stížnost stěžovatele b) zamítl.