Vydání 1/2013

Žalobkyně podala v roce 1992 přihlášku vynálezu nazvaného "". Patent na výše uvedené technické řešení nebyl žalobkyni udělen z důvodu nedostatku novosti. Dne 10. 11. 1992 podala žalobkyně přihlášku užitného vzoru, na základě které jí byl udělen užitný vzor, který zanikl uplynutím doby platnosti ke dni 10. 11. 2002. Dne 7. 7. 1998 byla žalobkyni zapsána mezinárodní ochranná známka, která je obrazovou ochrannou známkou a je tvořena vyobrazením válcovitých kamen s kulatým otvorem vpředu, kolem jejichž trupu se střídavě obtáčí trubice ve tvaru písmene "" poskládané z boku tak, že nahoře i dole tvoří roštovou vaničku, která dole supluje absenci nožiček či podstavce. Vzhledem k tomu, že žalobkyně od konce roku 2002 nedisponovala v České republice žádnými průmyslovými právy k technickému řešení konvekčních kamen (uplynula doba platnosti užitného vzoru), výrobou těchto kamen shodného provedení se začali zabývat i tuzemští výrobci (mj. osoba zúčastněná na řízení).

Návrhem podaným dne 22. 3. 2006 se osoba zúčastněná na řízení domáhala prohlášení mezinárodní obrazové ochranné známky, jejímž vlastníkem je žalobkyně, za neplatnou pro území České republiky podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách z roku 2003. Osoba zúčastněná na řízení v návrhu uvedla, že napadená ochranná známka je pouhým vyobrazením technického řešení kamen, tedy výhradně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, je nezbytný pro dosažení technického výsledku a dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Zápis této ochranné známky byl proveden v rozporu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995.

Rozhodnutím správního orgánu I. stupně (Úřadu průmyslového vlastnictví) ze dne 10. 1. 2007 byl návrh osoby zúčastněné na řízení zamítnut zejména s ohledem na argument, že označení není tvořeno výlučně tvarem výrobku, ani tvar výrobku nevyplývá z jeho povahy, neboť kamna jsou vyráběna i v jiných tvarech než ve válcovitém. Rovněž ani tvar a umístění otvoru pro přikládání či zakřivení a rozmístění trubic nejsou nezbytné pro dosažení výsledku ve formě kamen a nejsou striktně potřebné pro dosažení jejich užitné hodnoty. Správní orgán I. stupně konstatoval, že napadená ochranná známka nebyla pro území České republiky zapsána do rejstříku ochranných známek v rozporu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 a není ani v rozporu s dnes platným § 4 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 2003.

Osoba zúčastněná na řízení podala rozklad, na základě kterého žalovaný (předseda Úřadu průmyslového vlastnictví) rozhodnutím ze dne 16. 3. 2009 rozhodl, že mezinárodní obrazová ochranná známka se podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách z roku 2003 ve spojení s § 4 písm. e) téhož zákona na území České republiky prohlašuje v celém rozsahu za neplatnou s účinky . Žalovaný konstatoval, že jak napadená obrazová ochranná známka, tak provedení teplovzdušných kamen žalobkyně, jakož i teplovzdušná kamna vyráběná jinými výrobci využívají stejný princip konvekčního přestupu tepla a v zásadě si musí být do jisté míry podobná, a to zejména v částech, u kterých je to z technických důvodů, daných využitím zmíněného principu, nezbytné. Těmito částmi je válcové těleso kamen a v něm zabudované do oblouku zahnuté trubky, neboť je nasnadě, že jinému tvaru tělesa kamen než válcovému by bylo jen stěží možno přizpůsobit tvar trubek. Kdyby byl tvar trubek přizpůsoben například čtvercovému či obdélníkovému tvaru tělesa kamen, důsledkem horšího proudění nasávaného a ohřátého vzduchu v trubkách by byla nižší účinnost takových kamen. Na základě těchto skutečností žalovaný na rozdíl od rozhodnutí správního orgánu I. stupně dospěl k závěru, že napadená obrazová ochranná známka obsahuje výhradně vyobrazení tvarů a kombinací technických prvků, které jsou vzájemně uspořádány tak, aby se dosáhlo technického výsledku. Napadená ochranná známka tak zobrazuje tvar výrobku, který vyplývá z jeho samotné povahy.

Žalobkyně podala žalobu u Městského soudu v Praze. V žalobě předně namítala, že § 2 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 nemůže být na obrazovou ochrannou známku vůbec aplikován, protože předpokladem aplikace tohoto ustanovení je, že označení je tvořeno výlučně tvarem, přičemž tvar vyplývá z povahy samotného výrobku nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Tyto předpoklady mohou být použity pouze u prostorové (3D) ochranné známky. Žalobkyně odkázala na rozhodnutí Odvolacího soudu () ze dne 26. 1. 2006, , [2006] A3/2004/2448, ve kterém Odvolací soud dovodil, že obrazová ochranná známka nemůže být tvořena tvarem výrobku, jelikož se jedná o zobrazení netechnického a nefunkčního charakteru.

Dále žalobkyně dodala, že i kdyby mohl být § 2 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 na obrazovou ochrannou známku použit, pak předmětná ochranná známka není tvořena výlučně vyobrazením výrobku tak, že by toto vyobrazení nebo tvar vyplýval z povahy výrobku nebo by to bylo nezbytné pro dosažení technického výsledku, ale obsahuje také prvky, které nejsou jen hlediskem tvaru, ale dávají výrobku znak, který umožňuje dostatečnou způsobilost této ochranné známky k registraci. Kamna na shodném technickém principu lze dle názoru žalobkyně vyrobit i v jiné podobě. Podstatné je v této souvislosti posouzení, zda příslušná forma se odlišuje od jiných forem, které jsou pro tento výrobek obvykle užívány, a rovněž je třeba vzít v potaz případné další rozlišovací rysy. Napadená ochranná známka je zapsána pro "". Není pochyb o tom, že "" lze nabízet v celé řadě různých podob, které se značným způsobem odlišují od formy napadené ochranné známky. Vzhledem k tomu, že napadená ochranná známka chrání obecně "", posuzování obvyklosti nebo neobvyklosti formy výrobku se musí vztahovat na "" obecně. Obvyklost nebo neobvyklost formy výrobku je přitom třeba posuzovat v rovině. Obvyklé jsou obecně vzato pouze původní a ničím dál neztvárněné prvky příslušného výrobku, tedy jeho základní forma. Design, který určitým způsobem ztvárňuje tuto základní formu, je naproti tomu jako prostorová ochranná známka (případně obrazová ochranná známka) v zásadě způsobilý k ochraně. Jedná se o konkrétní formu ztvárnění výrobku. Žalobkyně také odkázala na právní úpravu obsaženou v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví (č. 64/1975 Sb.; dále jen "Pařížská úmluva"), která stanoví, že je-li známka chráněna v určitém členském státě a nejsou-li dány důvody absence rozlišovací způsobilosti, má být chráněna i v dalším členském státě a nemá být rušena.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že ačkoliv z dosavadní praxe jsou známa pouze rozhodnutí, jimiž byl podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách z roku 1995 odmítnut zápis týkající se jen prostorových označení, nelze z této skutečnosti vyvozovat žádné právně důsledky, neboť dosavadní neexistence nějakého rozhodnutí nemůže znamenat popření správnosti rozhodnutí, které bylo v dané věci vydáno. Dále žalovaný uvedl, že jelikož vyobrazení kamen na napadené ochranné známce chrání formu kamen, jedná se o označení, které vyplývá z povahy samotného výrobku, a jako takové je vyloučeno z ochrany podle zákona o ochranných známkách z roku 2003. Pokud má předmětná ochranná známka chránit formu výrobku, jak tvrdí žalobkyně, pak zjevně nejde o ochrannou známku, ale o znaky výrobku, které ovlivňují nakupujícího nikoli z důvodu původu výrobku, ale z důvodu povahy výrobku a jeho podstatné užitné hodnoty.

Žalobkyně v replice zopakovala, že kamna mohou být vyrobena v jakémkoli jiném libovolném tvaru, aniž by se cokoli změnilo na povaze výrobku (jako topného zařízení), na technickém výsledku (topné účinky) nebo užitné hodnotě (k vytápění prostorů).

Zástupce osoby zúčastněné na řízení poukázal, že předmětná ochranná známka je tvořena tvarem, který vyplývá z technického principu a je zde zřejmá snaha zajistit žalobkyni ochranu k technickému řešení prostřednictvím režimu ochrany ochranných známek. Ochranná známka tak ztrácí rozlišovací způsobilost, neboť na trhu by mohly být nabízeny výrobky - kamna, které by mohly být zaměnitelné s předmětnou ochrannou známkou.

Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.