Vydání 1/2017

(...) [29] V předložené věci je zřejmé, že oba senáty se shodují toliko potud, že slovní prvek obsažený v kolidujících kombinovaných ochranných známkách, není (ve vztahu k výrobkům, pro které je označení přihlášeno, resp. ochranná známka zapsána) popisný. Dílčí rozpor představuje hodnocení tohoto prvku jako fantazijního (prvním senátem) či sugestivního (druhým senátem).

[30] Odlišný závěr od prvního senátu předkládající senát zastává ohledně důsledků, které vyhodnocení výrazu jako nikoli popisného má na posouzení pravděpodobnosti záměny mezi namítanou ochrannou známkou a napadenou ochrannou známkou .

[31] Jednotlivé senáty došly k různým závěrům při posouzení pravděpodobnosti záměny napadených kombinovaných označení (ochranných známek) a se shodnou namítanou ochrannou známkou , ačkoli obsahují shodný slovní prvek ve spojení s obrazovým prvkem (motivem) ztvárňujícím babičku, byť obrazové provedení v napadeném označení je, až na mírný náklon textu, téměř identické s označením . Rozšířený senát proto uzavřel, že se jedná o rozpor v právních názorech ve smyslu § 17 odst. 1 s. ř. s., a je dána jeho pravomoc ve věci rozhodovat.

[32] Spornou otázkou, na níž závisí vzhledem k povaze věci důvodnost kasační stížnosti, je, zda a jaký vliv na posouzení zaměnitelnosti kombinovaných ochranných známek má, je-li shodný slovní prvek užitý v označení prvkem popisným ve vztahu k výrobkům, pro něž je označení přihlášeno či zapsáno, nebo naopak prvkem fantazijním, a jaký vliv má užití prvku sugestivního. Rozšířený senát proto rozhodl meritorně.

[33] Rozšířený senát (ve shodě s druhým senátem) předně shledal přípustnost kasační stížnosti i s ohledem na § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s., neboť předcházející kasační stížnost podal pouze stěžovatel a), stěžovatel b) uplatňuje své kasační námitky poprvé. První rozsudek městského soudu byl zrušen Nejvyšším správním soudem pro vadu řízení, proto nemůže v řízení o opakované kasační stížnosti dojít ke konkurenci se závěry vyslovenými v předcházejícím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Kasační námitky stěžovatelů se v nyní podané kasační stížnosti dotýkají pouze § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

[34] Je však nutno na úvod i připomenout, že předmětem řízení před žalovaným nebylo zkoumání rozlišovací způsobilosti označení jako takové, ale zaměnitelnosti kolidujících označení.

[35] Právní úprava známkoprávní ochrany jednoznačně vymezuje rozlišovací způsobilost ochranné známky, distinktivitu (na rozdíl od ) jako schopnost identifikovat výrobní či obchodní zdroj výrobku či služby.

[36] Ochrannou známkou je podle § 1 zákona o ochranných známkách

[37] Prvním nezbytným znakem ochranné známky je požadavek, aby označení bylo schopné grafického znázornění ve smyslu způsobilosti být znázorněno (vizuálně vnímáno), byť může být chráněna např. i vůně. Druhým požadavkem je, aby označení plnilo základní funkci ochranné známky, kterou je způsobilost rozlišit výrobky a služby různých výrobců, resp. poskytovatelů služeb. Musí být pro spotřebitele zárukou původu označovaného zboží nebo služby.

[38] Obecně proto platí, že zápisnou způsobilost má toliko takové označení, které má rozlišovací způsobilost (distinktivitu), a to buď přirozenou (je samo dostatečně originální, aby identifikovalo osobu - výrobce či poskytovatele služby), nebo získanou (užíváním se stalo pro určitou osobu, jako výrobce konkrétních výrobků, příznačným).

[39] Zákon o ochranných známkách stanoví v § 4 absolutní zápisnou nezpůsobilost mj. pro označení:

[40] Výluka pod písmenem a) odkazuje na obecnou, absolutní, nezpůsobilost rozlišit výrobky různého původu, výluka pod písmenem b) míří na zápisnou nezpůsobilost z důvodu absence rozlišovací způsobilosti ve vztahu k výrobkům a službám v dotčené třídě výrobků či služeb.

[41] Označení popisná a druhová ve smyslu § 4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách jsou vyloučena ze zápisu a jsou pro všechny výrobce či poskytovatele služeb volná [rozsudky Soudního dvora ze dne 4. 5. 1999, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-02779, bod 25, ze dne 8. 4. 2003, C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-03161, bod 73 odůvodnění a bod 2 výroku, a ze dne 23. 10 2003, C-191/01 P, Recueil, s. I-12447, bod 31 (dále jen )].

[42] Mezi výrazy popisné či druhové se řadí i slova svým významem - pochvalná, která poukazují na určitou vlastnost či stupeň kvality výrobků, popř. ve spojení s nimi jsou běžně užívány. Například (ÚPV, zn. O-429921), (ÚPV, zn. O-447360), (ÚPV, zn. O-482078), (ÚPV, zn. O-442183).

[43] I označení spadající pod výluky dle § 4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách může získat rozlišovací způsobilost užíváním, stát se příznačným pro určitého výrobce konkrétního výrobku či poskytovatele konkrétní služby, a tím splnit základní funkci ochranné známky a překonat tak zápisnou nezpůsobilost. K zápisu takového označení do rejstříku ochranných známek však může dojít až na základě prokázání vžitosti tohoto označení u spotřebitelů (§ 5), tedy, že spotřebitelé dle tohoto označení identifikují zdroj, z něhož výrobky pochází (srov. rozsudek NSS ze dne 22. 7. 2011, čj. 7 As 35/2011-246, ve věci ).

[44] K zápisu označení obsahujícího toliko údaj, který popisuje druh, vlastnost, kvalitu výrobku či údaj běžně užívaný, může dojít i v případě, kdy ve vztahu k danému konkrétnímu druhu výrobků nebo služeb není toto označení výrazem popisným, ale fantazijním. Podle rozsudku ze dne 12. 3. 2015, čj. 10 As 100/2014-120:

[45] Je proto nesporné, že užívá-li přihlašované označení výraz fantazijní ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž má být zapsáno jako ochranná známka, nedopadá na něj absolutní výluka ze zápisu do rejstříku ochranných známek dle § 4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách, protože zpravidla mu tento fantazijní prvek poskytuje jak dostatečnou rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům ve smyslu § 4 písm. b), tak schopnost identifikovat jeho výrobce, a plnit tím základní funkci ochranné známky dle § 1 zákona o ochranných známkách (např. právě CAMEL pro cigarety).

[46] Užití prvku (údaje) fantazijního v přihlašovaném označení má proto zásadní vliv nejen na posouzení zápisné způsobilosti označení, ale i na posouzení zaměnitelnosti kolidujících označení, která shodný fantazijní prvek ve vztahu k výrobkům užijí. Popisný a druhový prvek takový zásadní vliv nemá.

[47] Odpověď, zda je slovní prvek v přihlášeném kombinovaném označení a v namítané ochranné známce údajem popisným či druhovým, který nedisponuje ani dostatečnou rozlišovací způsobilostí (závěr zastávaný žalovaným a městským soudem), nebo naopak zda je výrazem fantazijním (tvrzený stěžovateli) ve vztahu k výrobkům (jak byl spor v daném případě vystavěn, neboť nebyla zpochybněna shodnost či podobnost výrobků), je proto pro posouzení zaměnitelnosti kolidujících označení klíčovou.

[48] Stěžovatelé v případě řešeném prvním i druhým senátem namítli, že slovní prvek je ve vztahu k výrobkům prvkem fantazijním, který má rozlišovací způsobilost, nikoli popisným (resp. druhovým), který sám o sobě není distinktivní, jak uvedl žalovaný i městský soud.

[49] Rozšířený senát sdílí závěr žalovaného i městského soudu, že sám o sobě slovní prvek je výrazem popisným, resp. pochvalným, a to právě ve vztahu k výrobkům, pro které je označení zapsáno či přihlášeno ve třídě 29 a 30. Jednoznačně (i když může jít o marketingový tah) má za cíl vyjádřit kvalitu výrobku, totiž vlastnost, jakou měl (a má) připravovaný, , produkt našich babiček. Ve vztahu k výrobkům, jakými jsou konkrétní druhy potravin či polotovary jídel, dnes vyráběných průmyslově na rozdíl od jejich dřívější výroby či přípravy jen v jednotlivých domácnostech, užití výrazu ( apod.) vyjadřuje, že výrobek co do jakosti má vlastnosti stejné jako produkt našich babiček. Je-li proto užit v označení přihlášeném pro výrobky, jejichž kvalita či jiná jejich vlastnost je i v běžném jazyce srovnávána s vlastnostmi, které měl stejný produkt od babičky, nelze přiznat takovému výrazu samotnému dostatečnou rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům tohoto druhu, neboť (rozsudek ). Naopak stejnou konotaci by uvedený výraz neměl ve vztahu k výrobkům, které nebyly babičkou vyráběny a kde by tohoto výrazu nemohl působit pochvalně (např. ), současně i proto, že není ani obvykle v běžném jazyce spojován s touto oblastí výroby.

[50] Bez významu proto není, že jde současně o slovní spojení , protože (rozsudek Soudního dvora ze dne 20. 9. 2001, C-383/99 P, Recueil, s. I-06251, označení: ).

[51] Sugestibilní potenciál přídavného jména , , nebo či další varianty pro označení výrobků byl jak před podáním přihlášky kombinované ochranné známky (tj. před 20. 7. 2007), tak i před podáním přihlášky slovní ochranné známky téhož znění (dne 3. 5. 2005, zn. O-425949, zapsané na základě vžitosti pro ČR v roce 2011), využit i jinými výrobci pro zápis označení jejich výrobků (např. , slovní, vlastník OXALIS spol s. r. o., právo přednosti 28. 12. 2000, tř. 29, 30, bylinné čaje apod.; , slovní, vlastník: ANO... s. r. o., právo přednosti 27. 8. 2002, tř. 29, ovoce, zelenina apod.; , slovní, původní přihlašovatel WALLMARK, a. s., datum přednosti 29. 11. 2001, tř. 32, nealko, sirupy, džusy; , kombinovaná, vlastník: WALLMARK, a.s., právo přednosti 5. 12. 2001). Podrobně se předseda žalovaného k námitkám právní předchůdkyně stěžovatelů vůči své rozhodovací praxi při posuzování tohoto prvku v přihlašovaných označeních vyjádřil již v řízení o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky v rozhodnutí již ze dne 4. 8. 2010, zn. O-445519 (k tomu srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2014, čj. 9 A 202/2010-67), a to včetně užívání obdobných prvků (, , ) v mezinárodních ochranných známkách či ochranných známkách Společenství.

[52] Vydání rozhodnutí předsedy žalovaného v této věci dne 7. 10. 2010 tak nejen že předcházelo užití tohoto výrazu jinými výrobci v jejich přihlášených označeních, ale pro svou popisnost v některých případech tento slovní prvek neměl ani sám o sobě dostatečnou způsobilost rozlišit od sebe výrobky různých výrobců, šlo-li o shodné nebo podobné výrobky, na rozdíl od případů, kdy ve vztahu k jiným výrobkům popisným nebyl, popř. označení disponovalo ještě jiným prvkem s dostatečnou distinktivitou. Byl-li proto užit v kombinovaném označení přihlašovatele i stěžovatelů, bylo by v rozporu se zjištěným stavem zápisu označení užívajících shodný slovní prvek (dle rešerše, kterou žalovaný v první fázi provádí) zamítnout právě podanou přihlášku pro shodu v tomto prvku s namítanou ochrannou známkou, není-li tento prvek sám o sobě distinktivní (určující pro identifikaci výrobce) a pro svou popisnost byl volně k dispozici všem výrobcům shodných nebo podobných výrobků a jimi užíván.

[53] Konečně z podaných námitek v tomto řízení před žalovaným vyplývá, že i právní předchůdkyně stěžovatelů hodnotila slovo tak, že spojení adjektiva s názvem potraviny tvoří pouhé označení, které je popisné, neboť je označením . Až v žalobě se slovnímu prvku přikládá význam fantazijní, který dává spojení dostatek distinktivity, aby mohlo být zapsáno.

[54] Argumentaci stěžovatelů a předkládajícího senátu (bod [23] usnesení o postoupení věci), že výraz je svým významem v daném označení fantazijním, resp. sugestivním, nikoli čistě popisným, a má rozlišovací způsobilost, nelze přisvědčit. Neaplikovatelný na daný případ je odkaz na případ CAMEL pro cigarety. Označení CAMEL nijak nesouvisí s výrobky, pro něž je zapsáno, a je proto jednoznačně fantazijní, nikoli popisné.

[55] Ani odkaz na případ (rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. 4. 2008, T-181/05, Sb. rozh., s. II-00669) není přiléhavý. V označené věci se rozsudek Soudu prvního stupně ztotožnil s námitkou, že předponu nelze považovat za popisný prvek, ale za dominantní a rozlišující prvek v namítané ochranné známce s dobrým jménem CITIBANK proto, že sice slovo samo o sobě nemá jiný význam než neobvyklý způsob psaní anglického slova , evokuje pojem město, ale v daném případě z hlediska spotřebitele jde o prvek odlišující bankovní činnost CITIBANK od bankovní činnosti kterékoliv jiné banky. Vztah ke konkrétní bankovní instituci uvedeného názvu a její známce s dobrým jménem je zřejmý (žádná banka neposkytuje své služby jen ve městech) a tento prvek proto má rozlišovací způsobilost, protože identifikuje konkrétního poskytovatele služeb.

[56] Předkládající senát považuje závěry rozsudku za neaplikovatelné v dané věci. Rozšířený senát tento názor nesdílí. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že slovo má pro potencionální spotřebitele dva významy (dvojnásobné množství máty nebo ochucený dvěma druhy máty), odmítl je proto jako popisné. Soud prvního stupně shledal, že slovo není výlučně popisné, protože má několik významů, resp. , a napadené rozhodnutí proto zrušil. Soudní dvůr, kromě toho, že stanovil, co je cílem absolutní výluky ze zápisu pro označení popisná, v bodu 32 rozsudku dovodil, že [čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství]

[57] Zápisná způsobilost a distinktivnost samotného prvku nevyplývá ani z toho, že slovní ochranná známka byla zapsána pro těstoviny (třída 30) s prioritou od 3. 5. 2005, neboť přihláška této známky byla původně zamítnuta právě pro nedistinktivitu tohoto označení rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 7. 2009. Zapsána byla až po zrušení tohoto rozhodnutí rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2011, čj. 8 Ca 259/2009-275, a to na základě rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 1. 7. 2011. I v tomto rozhodnutí předseda žalovaného shledal, že označení nemá rozlišovací způsobilost dle § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách, na základě doložených důkazů však dle § 5 téhož zákona učinil závěr, že byla prokázána rozlišovací způsobilost užíváním přihlášeného označení ve vztahu k nárokovaným výrobkům.

[58] K datu vydání napadeného rozhodnutí žalovaného výraz sám o sobě neměl dostatečnou rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům, pro které byla podána přihláška kombinované ochranné známky a zapsána ochranná známka stěžovatelů, a nebylo prokázáno, že by z hlediska průměrného spotřebitele byl výrazem, podle něhož by rozlišil výrobky namítajícího od shodných nebo podobných výrobků jiných výrobců. K prokázání příznačnosti označení došlo až následně.

[59] Dílčí závěr předsedy žalovaného v napadeném rozhodnutí i závěr městského soudu, který ve smyslu § 75 s. ř. s. přezkoumával toto rozhodnutí podle skutkového a právního stavu v době jeho vydání, že slovní prvek užitý v kombinovaném označení sám o sobě postrádá distinktivitu, je výrazem popisným (druhovým), nikoli fantazijním ve vztahu k výrobkům, pro které byla přihláška kombinovaného označení podána a namítaná kombinovaná ochranná známka zapsána, proto nebyl v rozporu se zákonem.

[60] Vedle absolutní zápisné nezpůsobilosti zákon o ochranných známkách zná i relativní zápisnou nezpůsobilost (§ 7). Žalovaný nezapíše do rejstříku ochranných známek přihlášené označení, pokud se oprávněná osoba podáním námitek ochrany svého staršího práva úspěšně dovolá.

[61] Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky podaných u žalovaného

[62] Existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti je dána pouze při kumulativním splnění dvou zákonem stanovených podmínek, a to jednak shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141, a ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006-97, č. 1064/2007 Sb. NSS).

[63] Rozšířený senát již v usnesení ze dne 22. 4. 2014, čj. 8 As 37/2011-154, č. 3073/2014 Sb. NSS, ve věci dovodil, že při posuzování podobnosti (zaměnitelnosti) přihlašovaných označení jde o výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikaci na konkrétní skutkový stav, který soud plně přezkoumává v souladu s § 75 s. ř. s. Soud je tak vázán skutkovým a právním stavem ke dni vydání napadeného rozhodnutí žalovaného.

[64] Mezi stranami není spor potud, že zápis kombinované ochranné známky v černobílé podobě umožňuje užívat označení v jakékoliv barevné kombinaci. Jak přihlášené označení (nyní již napadená ochranná známka), tak namítaná ochranná známka jsou zapsány v černobílém provedení. Současně nevyvstal spor ani potud, že jsou zapsány pro výrobky ve třídě 29 a 30, které v rozhodnutí I. stupně žalovaný vyhodnotil jako výrobky shodné nebo podobné a tento závěr nebyl v rozkladu napaden.

[65] Žalovaný, městský soud i předkládající senát vycházeli při posouzení podobnosti, a v návaznosti na to existence pravděpodobnosti záměny, z pravidel vyslovených judikaturou tohoto soudu a Soudního dvora.

[66] Považují za rozhodné, že při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997, C-251/95, Recueil, s. I-06191, bod 22), a shodují se i v tom, že posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23).

[67] Jejich závěry se rozchází právě v posouzení, zda slovní prvek je prvkem distinktivním a jedním z dominantních vedle prvku obrazového, jak tvrdí stěžovatelé a předkládající senát, nebo zda jediným prvkem, který disponuje rozlišovací schopností, je obrazový prvek babičky a zda ten není zaměnitelný a zakládá tak možnost zápisu kolidujících označení, byť obou z hlediska celkového dojmu s nízkou rozlišovací způsobilostí.

[68] Rozšířený senát se z důvodů uvedených shora shoduje se žalovaným a městským soudem, že pro posouzení zaměnitelnosti kolidujících kombinovaných označení nebyla rozhodující shoda v nedistinktivním a popisném slovním prvku „babiččiny“, ale odlišnost obrazových prvků babičky a celkový dojem označení, jak je může vnímat průměrný spotřebitel. Platí totiž, že (srov. Čermák, K. Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. 2006, č. 3, s. 10; srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2008, čj. 1 As 22/2008-100).

[69] Následný zápis slovní ochranné známky v roce 2011 na základě prokázání vžitosti nemohl mít na posouzení dané věci vliv. Spočívá-li nebezpečí existence záměny nejen v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008, čj. 4 As 90/2006-123, č. 1714/2008 Sb. NSS), pak nebylo-li označení pro spotřebitele vžité jako označení konkrétního výrobce a nespojoval-li si je s ním jako výrobcem daných výrobků, nemohl si výrobky z tohoto důvodu závadně spojovat s jiným výrobcem. Právě obezřetnost průměrného spotřebitele a jeho preference výrobků stěžovatelů (ve škále ostatních nabízených jinými výrobci) vedla k tomu, že se podařilo prokázat příznačnost slovního označení pro stěžovatele a došlo k zápisu tohoto označení jako slovní ochranné známky.

[70] Existence nebezpečí záměny proto nemohla být v dané věci dovozována ze shody (fonetické a významové), byť prvního, ale nedistinktivního slovního prvku , ale ze zjištění, zda označení má jiný dominantní a dostatečně distinktivní odlišující prvek, či nikoli, a zda takový prvek vyvolává shodný nebo velmi podobný celkový vjem (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008-153).

[71] Stěžovatelé (resp. předkládající senát) dovozují zaměnitelnost označení z postavení prvku na začátku slovního prvku v kolidujících kombinovaných označeních s odkazem na rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. 9. 2006, T-133/05, Sb. rozh., s. II-02737). V označeném případě však šlo o srovnání podobnosti prvních dvou slovních prvků přihlášené slovní ochranné známky PAM-PIM´S BABY-PROP s prvky slovní ochranné známky PAM-PAM (č. 855 391), z nichž ani jeden nemá jasný a vymezený sémantický obsah. Rozhodně nejde o popisné či druhové označení ve vztahu k totožným výrobkům v oné věci; vzhledové a fonetické podobnosti mezi označeními tak nemohly neutralizovat ani pojmové rozdíly. Obdobně je tomu u slovní ochranné známky SELENIUM-ACE a obrazové ochranné známky obsahující prvek (citovaný rozsudek ).

[72] Stěžovatelé i předkládající senát správně připomínají obecný princip vyplývající z rozsudku , podle něhož, pokud je ochranná známka složena ze slovních a obrazových prvků, slovní prvky jsou v zásadě považovány za prvky s vyšší rozlišovací způsobilostí než obrazové prvky, protože průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu ochranné známky než popisem jejího obrazového prvku. To platí pro případy, kdy slovní prvek rozlišovací způsobilost má.

[73] Výjimku z této zásady nadto představují označení pro potraviny tříd 29 a 30. Tyto jsou nakupovány obvykle v supermarketech nebo obdobných zařízeních, a spotřebitel je tedy vybírá přímo v regálech a nežádá o ně ústně. Spotřebitel si často ani nepřečte všechny údaje uvedené na jednotlivých výrobcích, ale řídí se více celkovým vzhledovým dojmem vyvolaným jejich etiketami či obaly. Za těchto okolností k posouzení existence případného nebezpečí záměny nebo spojitosti mezi dotčenými označeními je výsledek analýzy vzhledové podobnosti významnější než výsledek analýzy fonetické a pojmové podobnosti. Kromě toho v rámci tohoto posouzení hrají ve vnímání dotčeného spotřebitele obrazové prvky ochranné známky významnější roli než její slovní prvky [rozsudky Soudu prvního stupně ze dne 12. 9. 2007, T-363/04, Sb. rozh., s. II-03355, bod 109, ze dne 2. 12. 2008, T-275/07, Sb. rozh., s. II-00300, bod 24, a ze dne 11. 12. 2014, T-480/12, bod 50].

[74] Slovní prvek (ani spojení slovních prvků , resp. ) v kolidujících označeních k závěru o existenci nebezpečí záměny nebo spojitosti mezi kolidujícími označeními z hlediska vnímání jejich fonetické či významové podobnosti spotřebitelem vést nemohl, rozhodující proto je celkový dojem a podobnost obrazových prvků.

[75] Stěžovatelé (a s nimi se ztotožnil i předkládající senát) spatřují nesprávnost posouzení podobnosti obrazového prvku babičky, a to z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického v tom, že byl užit motiv babičky (starší ženy, vyobrazena je pouze horní polovina, má na očích brýle, na hlavě bílý čepec, je oblečena v černém, na krku má bílou mašli a bílý límec, při sobě kuchyňské náčiní), ztvárněný z vizuálního hlediska podobně. Rozdíly v detailech průměrný spotřebitel při nákupu v obchodech, jemuž nepředchází dlouhé rozmýšlení, nevnímá. Na celkovém dojmu nemůže nic změnit modernější vzhled babičky ztvárněné v napadené ochranné známce. Ten může být vnímán jako modernější verze namítané ochranné známky.

[76] V obou označeních je užit stejný motiv - babička. Užití tohoto obrazového prvku v obou označeních zakládá nízkou distinktivitu. Nesporně k tomu přispívá i užití některých obdobných detailů ztvárnění postavy (brýlí, čepce, oblečení). I přesto však z vizuálního hlediska právě obrazové prvky, poskytující oběma označením zápisnou způsobilost, vyvolávají rozdílný celkový dojem. Vyplývá to z jejich porovnání při umístění vedle sebe, jak je může vnímat průměrný spotřebitel při nákupu v obchodech (viz bod [73]), při němž je rozhodné, jak podle žalovaného, tak městského soudu, vizuální hledisko, celkový vzhledový dojem, který označení vyvolávají.

[77] Skutečnost, že v obou označeních byla babička ztvárněna pomocí podobných či shodných výrazových prostředků (brýlí, čepce, oblečení) či s rozdílným náčiním, slovní prvky užívají jiné písmo, je užito ohraničení kružnicí či nikoli, není z hlediska posouzení celkového dojmu určujícím; tyto rozdíly či podobnost v těchto detailech skutečně spotřebitel nebude vnímat. Nesporně však postihne rozdíl v celkovém vyobrazení babiček, vyvolávající odlišný vjem. Na jedné straně je zde babička, laskavá stařenka z časů Boženy Němcové, poctivě válící nudle (namítaná ochranná známka), oproti ní v přihlášeném označení (napadené ochranné známce), je babička, žena plná života, která koupí dobroty v kvalitě a uvaří je v hrnci, protože rodinu sice nešidí, ale svůj čas raději využije jinak.

[78] Vjem, který výrazný rozdíl v celkové koncepci zobrazení babičky vyvolává (a vliv na to nemůže mít černobílé provedení, jak jsou zapsány), je odlišný. Závěr, že kolidující označení si nejsou podobná v míře, která by nasvědčovala existenci nebezpečí záměny mezi nimi, je správný.

[79] Proto také nelze v dané věci aplikovat kompenzační princip (rozsudek , bod 17) spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z tzv. kompenzační zásady pak naopak nelze dovozovat, že větší podobností výrobků či služeb lze kompenzovat zjištěnou nepodobnost porovnávaných ochranných známek (viz citovaný rozsudek čj. 9 As 59/2007-141).

[80] Námitka, že městský soud nepřípustně hodnotil zaměnitelnost ochranných známek s ohledem na to, jak jsou užívány na trhu, ač jsou zapsány pro širokou škálu výrobků, není důvodná. Existence nebezpečí záměny mezi přihlášeným označením a namítanou ochrannou známkou ve vztahu k výrobkům nebyla zjištěna; shoda nebo podobnost výrobků nebyla v daném řízení zpochybněna. Z odůvodnění napadeného rozsudku je zřejmé, že byla zaměnitelnost označení zkoumána ve vztahu k výrobkům ve třídě 29 a 30, v nichž je ochrannou známkou stěžovatelů chráněna řada výrobků.

[81] Samotné zařazení výrobků a služeb do jednotlivých tříd dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (č. 118/1979 Sb.) není rozhodující. Jde o třídění pouze administrativní, proto není určující, zda jsou či nejsou výrobky a služby zařazeny do stejné nebo odlišné třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb, podobnost může být shledána i mezi službami a výrobky. Tento názor je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu (např. rozsudky ze dne 11. 2. 2016, čj. 4 As 113/2015-34, ze dne 12. 11. 2014, čj. 6 As 54/2013-128) i unijních soudů, na které první z uvedených rozsudků odkazuje. Zastává jej i komentářová literatura (srov. Horáček, R. a kol. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 97).

[82] Je na vůli přihlašovatele, pro jaké konkrétní výrobky a služby nárokuje přiznat přihlašovanému označení ochranu zápisem do rejstříku, v přihlášce je povinen uvést jejich výčet a zatřídit je (vzestupně) podle mezinárodního třídění. Význam má proto srovnání výrobků a služeb, pro které byla ochrana v podané přihlášce nárokována a namítanou ochrannou známkou přiznána. Skutečné užívání (faktická aktuální produkce pro trh) není pro posouzení zaměnitelnosti výrobků a služeb podstatné (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2012, čj. 7 As 89/2012-48).

[83] Napadená dílčí argumentace městského soudu o aktuálním užívání ochranné známky stěžovatelů pro těstoviny nepopírá princip, že zaměnitelnost je nutno posuzovat ve vztahu ke všem výrobkům, pro které je ochrana přihláškou nárokována a ochranná známka stěžovatelů zapsána. Toliko akcentuje, že spotřebitel se v označeních výrobků užívajících slovní prvek , s nimiž se setkává, orientuje a preferuje konkrétní výrobky natolik, že je i nedistinktivnímu označení přiznána ochrana na základě vžitosti. Proto také odkazuje na zápis slovní ochranné známky v roce 2011 pro těstoviny (tř. 30), jehož se právní předchůdkyně stěžovatelů v řízení před městským soudem dovolávala (sdělení ze dne 10. 12. 2012) a požadovala jej zohlednit. Jde tak toliko o úvahu podporující závěr o neexistenci nebezpečí záměny kolidujících označení a reakci na sdělení strany sporu.

[84] Rozšířený senát uzavřel, že užití prvku (údaje) fantazijního v přihlašovaném označení má zásadní vliv nejen na posouzení zápisné způsobilosti označení, ale i na posouzení zaměnitelnosti kolidujících označení, která shodný fantazijní prvek ve vztahu k výrobkům užijí. Popisný a druhový prvek takový zásadní vliv nemá. Shodují-li se dvě označení v distinktivním prvku a odlišují se pouze prvky nedistinktivními, je nutno je pokládat za zaměnitelná. Naopak shoda pouze v nedistinktivním prvku sama o sobě k zaměnitelnosti vést nemůže. (...)