Vydání 9/2006

Číslo: 9/2006 · Ročník: IV

926/2006

Ochranné známky: tzv. nevěrný agent

Ej 165/2006
Ochranné známky: tzv. nevěrný agent
k čl. 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví
Při výkladu čl. 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nelze vycházet pouze z vnitrostátního výkladu pojmů "zástupce" či "jednatel", nýbrž je zapotřebí vycházet z výkladu používaného v celém mezinárodním společenství, v rámci něhož tato úmluva platí, přestože takový výklad uvedených pojmů je širší než ve vnitrostátním právním řádu. O zastoupení ve smyslu citovaného ustanovení se proto bude jednat i tehdy, jestliže mezi vlastníkem ochranné známky a obstaravatelem existoval či existuje hospodářský vztah, na základě něhož obstaravatel získal informaci o ochranné známce, kterou následně využil ve svůj prospěch. Podstatný není formální typ smlouvy, tedy to, zda mezi obchodními subjekty existoval vztah zastoupení tak, jak jej zná český právní řád.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, čj. 5 A 57/2001-43)
Věc:
Společnost s ručením omezeným I. proti Úřadu průmyslového vlastnictví o výmaz ochranné známky z rejstříku ochranných známek.
Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též "Úřad") ze dne 17. 6. 1999 byl zamítnut návrh společnosti Y. (dále "navrhovatel") na výmaz slovní grafické ochranné známky "M.", jejímž majitelem byl žalobce, z rejstříku ochranných známek. Navrhovatel proti rozhodnutí podal rozklad, v němž mj. uvedl, že návrh na výmaz ochranné známky byl podán z titulu čl. 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen "Pařížská úmluva" či "Úmluva"), neboť žalobce dosáhl zápisu ochranné známky jako zástupce navrhovatele, přičemž o zápis požádal bez souhlasu a vědomí navrhovatele.
Rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 2. 2001 bylo rozhodnutí Úřadu změněno tak, že ochranná známka byla vymazána z rejstříku ochranných známek.
Toto rozhodnutí napadl žalobce žalobou u Vrchního soudu v Praze. Žalobce uvedl, že kumulativními předpoklady pro výmaz ochranné známky v souladu s čl. 6 septies Úmluvy jsou, že určitý majitel ochranné známky má zaregistrovanou ochrannou známku v jedné nebo několika unijních zemích a dále že jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky si vlastním jménem bez souhlasu majitele, jehož jménem jedná nebo kterého zastupuje, zaregistruje ochrannou známku v jedné nebo několika unijních zemích. Zde však nedošlo k naplnění druhého předpokladu. Majitel zaregistrované ochranné známky, jenž se dovolává výmazu ochranné známky, a majitel ochranné známky, jejíž výmaz je navrhován, by museli být v obchodním či obdobném vztahu tak, aby vůbec mohl vzniknout mezi nimi vztah jednatele a zástupce. V dané věci bylo nepochybně prokázáno, že tato podmínka splněna nebyla, neboť majitelem ochranné známky je společnost Y. a subjekt, s nímž byl žalobce v obchodním vztahu, byla estonská společnost M. Jednalo se tedy o dva rozdílné subjekty a fakt, že jde o mateřskou a dceřinou společnost, je podle žalobce irelevantní.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že tzv. jednatelskou známku si obvykle obchodní zástupce dává zapsat se souhlasem majitele ochranné známky z důvodu usnadnění jednatelské činnosti prováděné v zájmu vlastníka známky. Pokud tak však jednatel učiní bez souhlasu majitele ochranné známky, má tento majitel možnost bránit nejen užívání takové známky, ale i právo bránit jejímu zápisu ve smyslu čl. 6 septies Úmluvy. Jádro sporu je podle žalovaného v tom, jak silné či slabé musí být spojení mezi producentem zboží a jeho distributorem, aby bylo možno hovořit o jednateli či zástupci majitele ochranné známky, kterému je ve smyslu Úmluvy poskytována ochrana.
Nejvyšší správní soud žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Důvodem podané žaloby je žalobcem tvrzená nezákonnost rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví o výmazu ochranné známky "M." z rejstříku ochranných známek. Rozhodnutí o výmazu ochranné známky podléhalo do 31. 3. 2004 režimu zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Podle § 35 odst. 1 zákona o ochranných známkách však nejsou tímto zákonem dotčena ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Podle § 35 odst. 2 zákona o ochranných známkách osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území členského státu Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, mají stejná práva jako osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území České republiky; jestliže stát, v němž má osoba bydliště nebo sídlo, není členským státem Pařížské úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace, lze práva podle tohoto zákona přiznat jen za podmínky vzájemnosti. Podle čl. 6 septies odst. 1 Úmluvy žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé unijní zemi o zápis této známky na své vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemích bez souhlasu tohoto majitele, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o výmaz, nebo, povoluje-li to zákon dotyčné země, o převod zápisu na sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil své jednání.
V souzené věci podal navrhovatel návrh na výmaz ochranné známky "M." s odůvodněním, že je majitelem totožné ochranné známky zapsané ve Finsku a žalobce je současně odběratelem zboží od dceřiné společnosti navrhovatele výmazu - estonské společnosti M. Při rozhodování o výmazu ochranné známky tedy bylo zapotřebí posoudit, zda mezi navrhovatelem a žalobcem existoval vztah předpokládaný čl. 6 septies odst. 1 Úmluvy, aby se mohl navrhovatel z tohoto titulu důvodně domáhat výmazu ochranné známky "M." z rejstříku ochranných známek v České republice.
V souzené věci byl pro rozhodnutí stěžejní výklad čl. 6 septies odst. 1 Úmluvy, konkrétně posouzení právní otázky, kdo může být jednatelem či zástupcem (anglicky "
agent
", resp. "
representative
") ve smyslu Úmluvy. Úvodem je zapotřebí předeslat, že při výkladu zmíněného článku Úmluvy nemohly být brány jako rozhodující vnitrostátní konvence výkladu pojmů, tedy způsob výkladu pojmů "
jednatel
" či "
zástupce
" ve vnitrostátním právu; jelikož se jedná o výklad mezinárodní smlouvy, je zapotřebí dbát jednoty výkladu v oblasti mezinárodního známkového práva, pročež by měly být z důvodu právní jistoty pojmy z Úmluvy interpretovány jednotně v celém mezinárodním společenství, v rámci něhož tato mezinárodní smlouva platí. Proto nelze výklad toho, kdo může být jednatelem či zástupcem, provádět pouze z pohledu české civilistiky. Tyto pojmy je zapotřebí vykládat s ohledem na smysl a účel právní úpravy, jímž je v daném případě ochrana majitele ochranné známky zapsané v jedné unijní zemi před parazitním jednáním subjektu, jenž je s majitelem ochranné známky v obchodním styku a povědomí o této ochranné známce se pokusí zneužít ve svůj majetkový prospěch. Je nutné vycházet z toho, že mezi vlastníkem ochranné známky - navrhovatelem - a obstaravatelem - v souzené věci žalobcem - musí existovat nebo musel v minulosti existovat hospodářský vztah, na základě něhož obstaravatel získal informaci o ochranné známce, kterou následně využil ve svůj prospěch. Podstatný přitom není formální typ smlouvy, tedy to, zda mezi obchodními subjekty existoval vztah zastoupení tak, jak jej zná český právní řád, nýbrž je rozhodující, aby se jednalo o zastoupení ve smyslu výše naznačené
interpretace
čl. 6 septies odst. 1 Úmluvy.
Na základě obsahu správního spisu pak Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobce v rámci obchodních styků nabízel navrhovateli výmazu mj. například 80 % rovnoměrně rostoucího trhu v České a Slovenské republice prostřednictvím svého distribučního systému, zaručoval mu určitý minimální odběr zboží, požadoval výhradní zastoupení na území České republiky, případně nabízel výrobu polyuretanové pěny se jménem I. s informací "plněno firmou M. pro firmu I." na obalu v českém jazyce. Není tedy pochyb o tom, že nastala situace, kdy žalobce získal povědomí o existenci ochranné známky "M.", a že do České republiky dovážel značné množství montážních pěn opatřených uvedenou ochrannou známkou. Z hlediska výše naznačené nutnosti širšího výkladu pojmů "
jednatel
" či "
zástupce
" ve smyslu čl. 6 septies odst. 1 Úmluvy je tedy na žalobce zapotřebí pohlížet jako na zástupce ve smyslu výkladu této mezinárodní smlouvy. Nejvyšší správní soud k tomu připomíná ve správním spise založený výklad článku 6 septies odst. 1 Úmluvy provedený ředitelem BIRPI profesorem G. H. C. Bodenhausenem v práci z roku 1967 nazvané "
Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial property
", podle něhož mj. neexistence písemné smlouvy sama o sobě nevyvrací existenci takového faktického obchodního vztahu. Proto není žádoucí úzký výklad uvedených pojmů, podle něhož by o registraci ochranné známky pod svým jménem mohly žádat osoby vystupující jako distributoři zboží označeného touto ochrannou známkou.
K námitce žalobce, že nebyl v přímém obchodním vztahu s navrhovatelem výmazu, nýbrž že měl vztah toliko k jeho dceřiné společnosti - estonské společnosti M., je zapotřebí opětovně zdůraznit, že pojem zastoupení je - jak již bylo výše uvedeno - v rámci výkladu této mezinárodní smlouvy interpretován volněji. Ačkoliv mezi žalobcem a navrhovatelem výmazu přímý obchodní vztah nebyl, z hlediska hospodářského účelu je nepochybné, že žalobce dovážel výrobky opatřené ochrannou známkou "M.", zapsanou ve Finsku ve prospěch navrhovatele výmazu. Tím, že žalobce prodával výrobky označené touto ochrannou známkou, byť je odebíral od dceřiné společnosti navrhovatele, z hospodářského hlediska jednal fakticky jako jejich zástupce a tímto jednáním získal informace o ochranné známce "M.", které poté zneužil ve svůj hospodářský prospěch. Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že neshledal nezákonnost rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, jímž byla na základě podaného rozkladu vymazána ochranná známka "M.", jejímž majitelem byl žalobce, z rejstříku ochranných známek.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.