Vydání 2/2007

Podle § 16 odst. 5 zákona č. 174/1988 Sb. přecházelo právo k ochranné známce na nového majitele v případech, které stanovily zvláštní právní předpisy. Přechod práva k ochranné známce přitom nebyl přípustný v případech uvedených v odstavci 4. Ustanovení odstavce 4 pak upravovalo případy, kdy nebylo možno převést práva k ochranné známce; šlo o situace, kdy nabyvatelem práv k ochranné známce měla být právnická nebo fyzická osoba, jejíž předmět činnosti nepokrývá rozsah seznamu výrobků nebo služeb nebo jeho části, pro něž je ochranná známka zapsána, nebo v případech, kdy by mohlo dojít převodem práva ke klamání spotřebitelů. V těchto případech pak podle § 16 odst. 4 cit. zákona měl Úřad žádost o zápis převodu práva k ochranné známce do rejstříku zamítnout.

Mezi stranami není sporu o tom, že napadená ochranná známka byla shodná, resp. zaměnitelná, s namítanou ochrannou známkou a že napadená ochranná známka byla přihlášena a zapsána pro výrobky stejného druhu jako namítaná ochranná známka. Není sporu rovněž o tom, že v době podání přihlášky napadené ochranné známky práva k namítané ochranné známce již zanikla.

Jediným žalobním bodem je námitka nesprávného posouzení právní otázky ze strany žalovaného, a to konkrétně otázky, zda napadená ochranná známka byla přihlášena jejím majitelem v době před uplynutím karenční lhůty ve smyslu § 5 zákona č. 174/1988 Sb., vztahující se k namítané ochranné známce, nebo zda se tak stalo již po jejím uplynutí. V prvém případě by návrh na zápis označení shodného nebo zaměnitelného s namítanou ochrannou známkou mohla podat pouze fyzická nebo právnická osoba, pro kterou byla ochranná známka v době zániku práva k ní zapsána. V takovém případě by zápis napadené ochranné známky pro akciovou společnost P. byl proveden v rozporu se zákonem, a byly by tedy splněny podmínky pro výmaz takové ochranné známky podle § 25 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. Naopak, jestliže karenční lhůta v daném případě již marně uplynula, pak nic nebránilo majiteli napadené ochranné známky podat přihlášku k této ochranné známce, i když šlo o známku shodnou nebo zaměnitelnou s namítanou ochrannou známkou, a k zápisu napadené ochranné známky došlo v souladu se zákonem. V takovém případě by tedy neexistoval důvod pro výmaz napadené ochranné známky ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb.

Klíčovým pro posouzení skutečnosti, zda v době podání přihlášky napadené ochranné známky běžela ve vztahu k namítané ochranné známce karenční lhůta, je posouzení okamžiku zániku práv k namítané ochranné známce. Zde se nachází jádro sporu mezi žalovaným a žalobkyní. Zatímco prvně jmenovaný vychází ve svých správních rozhodnutích z předpokladu, že práva k namítané ochranné známce zanikla spolu se zánikem právní subjektivity jejího majitele, neboť tato práva nepřešla na žádného právního nástupce [§ 22 písm. b) zákona č. 174/1988 Sb.], žalobkyně argumentuje, že práva k ochranné známce po zániku právní subjektivity jejího původního majitele přešla na jeho právního nástupce a zanikla až uplynutím ochranné doby [§ 22 písm. a) zákona č. 174/1988 Sb.].

Žalovaný přitom opřel svůj právní názor o zániku práv k ochranné známce o charakter zápisu přechodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek, jež má podle jeho vyjádření jednoznačně vyplývat z § 16 zákona č. 174/1988 Sb. Žalovaný tedy nezpochybňuje, že původní majitel namítané ochranné známky měl právního nástupce, nevyvrací ani, že namítaná ochranná známka byla tomuto právnímu nástupci předána. Svůj právní názor o zániku práv k ochranné známce však opřel o skutečnost, že tento právní nástupce nepodal žádost o registraci přechodu práv k namítané ochranné známce, v důsledku čehož nemohlo ani dojít k jejich přechodu.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žalovaný výše uvedenou právní otázku posoudil nesprávně. Jestliže totiž žalovaný odkazuje na účinky zápisu přechodu práv k ochranné známce do rejstříku ochranných známek, jež mají podle jeho vyjádření nepochybně vyplývat z § 16 zákona č. 174/1988 Sb., pak Nejvyšší správní soud usoudil, že takový princip v známkoprávní úpravě v době zániku subjektivity namítané ochranné známky zakotven nebyl, když ani předchozí, ani následující právní úpravy práv k ochranným známkám z konstitutivního účinku zápisu přechodu práv k ochranným známkám do rejstříku ochranných známek nevycházejí.

Nejvyšší správní soud souhlasí se žalobkyní, že zákon č. 174/1988 Sb. na několika místech důsledně rozlišuje pojmy „převod práv k ochranné známce“ a „přechod práv k ochranné známce“. Nejedná se přitom pouze o § 16 cit. zákona, který ve svých odstavcích 1 až 4 hovoří o převodu, kdežto v odstavci 5 o přechodu, nýbrž také o § 23 odst. 4 cit. zákona, který předpokládá výmaz zápisu nepřípustného přechodu k ochranné známce. Převod práv k ochranné známce uvedený zákon podroboval souhlasu Úřadu (§ 16 odst. 2 cit. zákona); podle § 16 odst. 3 cit. zákona pak byl převod práv k ochranné známce účinný ode dne zápisu do rejstříku. Zatímco tedy smluvní převod práv k ochranným známkám podléhal podle uvedených ustanovení dvoustupňové státní ingerenci, přechod práv k ochranné známce, jenž je upraven v § 16 odst. 5 cit. zákona, žádnou takovou ingerenci výslovně nepředpokládá. Nejvyšší správní soud je přitom přesvědčen, že vzhledem k systematice § 16 zákona č. 174/1988 Sb. nelze bez dalšího usuzovat, že se ustanovení upravující převod práv k ochranné známce obsažená v jeho odstavcích 1 až 4 použijí bez dalšího i na přechod práv k ochranné známce, který je upraven ve zvláštním a teprve následujícím odstavci 5. Navíc posléze uvedené ustanovení výslovně odkazuje pouze na použitelnost odstavce 4, pokud jde o vymezení rozsahu, kdy je přechod (převod) práv k ochranné známce nepřípustný. Argumentem je tedy třeba dojít k závěru, že pokud bylo ze čtyř možných odstavců upravujících dílčí souvislosti převodu práv k ochranným známkám odkázáno pouze na jeden, aniž bylo odkázáno na odstavce, jež upravují souhlas Úřadu s převodem, resp. účinek zápisu převodu práv, dal tím zákonodárce najevo, že u přechodu se tato ustanovení nemají použít (jinak by na ně též výslovně odkázal).

Jestliže § 16 odst. 5 zákona č. 174/1988 Sb. odkazoval na případy přechodu ochranných známek podle zvláštních zákonů, lze dovodit, že k přechodu práv k ochranné známce docházelo ve stejném režimu, jako tomu bylo u jiných práv a majetkových hodnot. K přechodu práv k ochranné známce, jejímž majitelem byla fyzická osoba, dochází nejčastěji děděním v režimu občanského zákoníku. K přechodu práv k ochranné známce, jejímž majitelem byla právnická osoba – zaniklá státní hospodářská organizace, docházelo v době zániku posledně zapsaného majitele namítané ochranné známky postupem podle § 49 hospodářského zákoníku (na který ostatně odkazuje sám žalovaný). Podle § 460 občanského zákoníku se dědictví nabývá smrtí zůstavitele, podle § 49 odst. 2 hospodářského zákoníku rozdělená státní hospodářská organizace zanikala a její majetek a závazky přecházely na nové organizace dnem, ke kterému byly tyto organizace zapsány do podnikového rejstříku, a to v rozsahu určeném orgánem, který o rozdělení organizace rozhodl. Ani jedno z uvedených ustanovení neodkazuje na zvláštní předpisy. Jestliže tedy žalovaný tvrdí, že § 49 hospodářského zákoníku odkazoval na zvláštní předpisy, na zákon č. 174/1988 Sb., neopírá se toto tvrzení o pozitivní právní úpravu, a navíc by se jednalo o jen málo logický odkaz v kruhu (zákon č. 174/1988 Sb. by odkazoval na hospodářský zákoník a ten zpět na zákon č. 174/1988 Sb.) Naopak z § 49 odst. 2 hospodářského zákoníku lze nepochybně dovodit, že majetek zanikající státní organizace (tedy i státního podniku) přechází na nové organizace dnem, kdy tyto nové organizace byly zapsány do podnikového rejstříku. Z tohoto pravidla nestanovil hospodářský zákoník žádnou výjimku.

Právo k ochranné známce je majetkové právo, vybudovaná ochranná známka představuje pro jejího majitele nemalou majetkovou hodnotu, která může tvořit nezanedbatelnou část hodnoty jeho podniku. Vlastnické právo k ochranné známce lze omezit pouze na základě zákona (čl. 11 odst. 4 a čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Jestliže tedy v zákoně není výslovně zakotven princip, že majetkové právo k ochranné známce se nabývá, resp. že jeho nabytí je účinné vůči třetím osobám až okamžikem zápisu do veřejnoprávního registru, nelze takový princip pro potřeby přechodu práv k ochranné známce dovozovat analogií z právní úpravy účinků převodu práv k ochranné známce. To platí tím spíše, že zákon č. 174/1998 Sb. je veřejnoprávním předpisem, který ingeruje do soukromého práva, tj. majetkového práva k nehmotnému statku. Taková je sice přípustná a v různé míře obvyklá, nelze ji však svévolně rozšiřovat nad rámec rozsahu pozitivní právní úpravy.

Nejvyšší správní soud přitom nepřehlédl, že pozitivní právní úprava rovněž stanovila případy, kdy nemůže právo k ochranné známce přejít, a to odkazem na obdobné použití § 16 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb. V daném případě se však jednalo o hmotněprávní negativní podmínku přechodu práv k ochranné známce. Z odstavce 4 nelze dovozovat, že by zkoumání (ne)existence této podmínky mělo být předmětem specifického správního řízení vedeného o registraci přechodu; tomu ostatně svědčila i úprava obsažená v § 23 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb., podle něhož měl Úřad vymazat ochrannou známku z rejstříku, jestliže zjistil, že došlo k přechodu práva k ochranné známce, který je podle § 16 odst. 4 nepřípustný. Pokud by tato otázka měla být předmětem zkoumání Úřadu v případném řízení o zápisu přechodu práv k ochranné známce, ztrácelo by uvedené ustanovení svůj smysl; ze stejného důvodu není obdobná pravomoc předpokládána v případě zjištění, že práva k ochranné známce byla v rozporu s § 16 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb. převedena.

Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že žalovaný pochybil, jestliže právní režim účinků převodu práv k ochranné známky tak, jak byly upraveny v § 16 odst. 2 a 3 zákona č. 174/1998 Sb., rozšiřoval i na případy přechodu práv k ochranné známce, aniž k tomu měl jakýkoli podklad v rozhodné právní úpravě. To však není jediné pochybení žalovaného v daném případě; podstatně zásadnější pochybení žalovaného spočívá v zaměňování právní skutečnosti převodu, resp. přechodu práv k ochranné známce na straně jedné a účinku převodu a přechodu práv k ochranné známce vůči třetím osobám na straně druhé.

Převod práva k ochranné známce je dispozičním právem jejího majitele, resp. vlastníka. K převodu práv k ochranné známce dochází již samotným uzavřením písemné smlouvy o tomto převodu. Přímá účinnost převodu práv k ochranné známce není vázána na zápis převodu do rejstříku ochranných známek. Takový zápis má pouze povahu a evidenční význam, když teprve tímto zápisem nabývá skutečnost, že ochranná známka byla převedena, účinnosti vůči třetím osobám, resp. této skutečnosti se lze teprve od okamžiku zápisu vůči třetím osobám účinně dovolávat. Registrace převodu práv k ochranné známce jako podmínka účinnosti převodu je nutná z důvodu potřeby zachování správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů zapsaných v rejstříku a zajištění právní jistoty třetích osob a jejich důvěry v tento zápis. Rovněž podle komentářové literatury platí, že intabulační zásada ovládající zápisy převodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek neznamená splynutí účinků smlouvy o převodu s účinky věcnými [srov. Horáček, R. Horáček, R. a kol.: Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně původu a zeměpisných označení). Komentář. 1. vydání, C. H. Beck, Praha 2004, str. 127].

Stejný princip se pak podle současné právní úpravy ochranných známek uplatní též ve vztahu k přechodu práv k ochranným známkám (srov. § 15 odst. 2 a 3 zákona č. 441/2004 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon č. 441/2004 Sb.“). I ten rozlišuje okamžik převodu a přechodu práv k ochranným známkám a okamžik nabytí účinnosti těchto právních skutečností ve vztahu k třetím osobám. K přechodu práv k ochranné známce dochází i podle současné právní úpravy v případech stanovených zvláštními zákony (tj. zejména děděním ve smyslu občanského zákoníku nebo právním nástupnictvím právnických osob, nejčastěji obchodních společností, ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku), a se zápisem přechodu práv k ochranné známce do rejstříku ochranných známek je spojeno toliko nabytí účinnosti této skutečnosti vůči třetím osobám.

Komparací úprav známkového práva na území dnešní České republiky dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že princip, podle něhož je třeba odlišovat okamžik převodu ochranné známky a okamžik účinnosti této skutečnosti vůči třetím osobám, se uplatnil za účinnosti všech tří posledních zákonů o ochranných známkách (srov. § 16 odst. 1 a 3 zákona č. 174/1988 Sb., § 19 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. a § 15 odst. 1 a 3 zákona č. 441/2004 Sb.); stejný princip ve vztahu k přechodu práva k ochranné známce je pak výslovně zakotven v § 19 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. a v § 15 odst. 2 a 3 zákona č. 441/2004 Sb. Zákon č. 174/1988 Sb., jenž je pro posouzení předložené právní otázky rozhodující, pak ve svém § 16 odst. 5 hovořil pouze o přechodu samotném a účinky přechodu vůči třetím osobám vůbec neřešil. Zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, otázku přechodu práv k ochranné známce vůbec neřešil, z čehož lze dovodit, že tento přechod se za právního stavu před účinností zákona č. 174/1988 Sb. řídil rovněž obecnou právní úpravou nástupnictví po fyzických a právnických osobách.

Ze všech uvedených úvah a na základě výsledků komparace úpravy známkového práva na území České republiky od roku 1952 dospěl Nejvyšší správní soud k jednoznačnému závěru, že za účinnosti všech vyjmenovaných zákonů nedocházelo k přechodu práv k ochranným známkám až v okamžiku zápisu právního nástupce dřívějšího majitele (vlastníka) do rejstříku ochranných známek, nýbrž za účinnosti každé z uvedených právních úprav docházelo k přechodu práv k ochranným známkám již v okamžiku stanoveném zvláštními právními předpisy, tj. smrtí zůstavitele nebo zánikem právnické osoby bez likvidace. Otázka, zda i za právní úpravy obsažené v zákoně č. 174/1998 Sb. nabýval přechod práv k ochranné známce i přes absenci odpovídajícího výslovného ustanovení účinnosti vůči třetím osobám až okamžikem zápisu do rejstříku, podobně jako tomu bylo podle následujících právních úprav, je pro posouzení okamžiku zániku práv k ochranné známce zcela nerozhodné. Podmínkou zániku ochranné známky byla totiž podle § 22 písm. b) zákona č. 174/1988 Sb. skutečnost, že práva k ochranné známce v souvislosti se zánikem právní subjektivity jejího majitele nepřešla, nikoli například skutečnost, že práva sice přešla, avšak přechod nebyl zapsán do rejstříku ochranných známek. Tento závěr se uplatní i v kontextu pozdějších právních úprav.

Aplikací uvedených závěrů na posuzovaný případ je třeba dovodit, že právní názor žalovaného, podle něhož namítaná ochranná známka zanikla spolu se zánikem právní subjektivity jejího posledního v rejstříku zapsaného majitele, a to z důvodu nepodání žádosti o zápis, resp. neprovedení tohoto zápisu do rejstříku, je v rozporu s právní úpravou obsaženou v § 22 písm. b) ve spojení s § 16 odst. 5 zákona č. 174/1988 Sb. Z posléze uvedených ustanovení totiž vyplývá, že k zániku práva k namítané ochranné známce nemohlo bez dalšího dojít v důsledku zániku koncernu M., neboť jeho majetek a závazky přešly na jeho právního nástupce, státní podnik P., a to okamžikem zápisu nástupnické organizace do podnikového rejstříku. V daném případě nebylo možné posoudit, zda právní nástupce zaniklého majitele namítané ochranné známky, jenž byl zapsán v rejstříku ochranných známek, splňoval podmínku přechodu ochranné známky, jež byla dovozována z § 16 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb., totiž zda činnost tohoto právního nástupce pokrývala rozsah seznamu výrobků nebo jeho části, pro nějž byla namítaná ochranná známka zapsána, popř. zda by přechodem práv k ochranné známce nemohlo dojít ke klamání spotřebitele. Pro posouzení této otázky není ve spise dostatek podkladů, a to též z toho důvodu, že se žalovaný touto otázkou vůbec nezabýval. Protože však správní orgán postavil své rozhodnutí na nesprávném posouzení právní otázky režimu přechodu práv k ochranné známce jako celku, jsou podle Nejvyššího správního soudu splněny podmínky pro zrušení jeho rozhodnutí, aniž by bylo třeba zjišťovat splnění nebo nesplnění negativní podmínky vyplývající z § 16 odst. 4 cit. zákona. Správní orgán se nicméně v dalším řízení bude muset touto otázkou zabývat.

Na základě všech výše uvedených úvah a po přezkoumání žalobou napadeného správního rozhodnutí v rozsahu důvodů uplatněných v žalobě dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že žalovaný nesprávně posoudil právní otázku zániku namítané ochranné známky. Vzhledem k tomu, že toto pochybení mohlo mít vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz napadené ochranné známky, Nejvyšší správní soud toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm je žalovaný vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu v tomto rozsudku vyjádřeným (§ 78 odst. 5 s. ř. s.), konkrétně že zápis přechodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek má pouze účinek a že k tomuto přechodu dochází při splnění další zákonné podmínky již v okamžiku smrti majitele ochranné známky (byl-li osobou fyzickou) nebo zánikem právní subjektivity majitele (byl-li právnickou osobou, která byla zrušena bez likvidace). Je proto nezbytné, aby se žalovaný v dalším řízení zabýval otázkou splnění hmotněprávní podmínky přechodu namítané ochranné známky obsažené v § 16 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb., na kterou odkazuje § 16 odst. 5 téhož zákona. Teprve po vyřešení této otázky bude moci správní orgán definitivně posoudit, zda k zániku ochranné známky došlo v okamžiku zániku právní subjektivity majitele namítané ochranné známky ve smyslu § 22 písm. b) cit. zákona v důsledku nesplnění hmotněprávní podmínky uvedené v § 16 odst. 4 cit. zákona, tj. k 3. 1. 1989, nebo až uplynutím ochranné doby ve smyslu § 22 písm. a) cit. zákona, tj. k 23. 4. 1992. Od posouzení této otázky se pak bude odvíjet závěr, zda přihláška napadené ochranné známky jejím majitelem byla podána ještě v karenční lhůtě ve smyslu § 5 cit. zákona. Bylo-li tomu tak, pak bude třeba návrhu žalobkyně na výmaz napadené ochranné známky vyhovět, neboť tato by za daného skutkového a právního stavu byla zapsána v rozporu se zákonem [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb.].