Vydání 9/2009

Úřad průmyslového vlastnictví dne 10. 6. 2004 zamítl námitky podané žalobcem podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. proti zápisu zveřejněného kombinovaného barevného označení do rejstříku ochranných známek.

Rozklad žalobce podaný proti tomuto rozhodnutí dne 18. 5. 2005 předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.

Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce žalobou, ve které připomněl, že společnost Starobrno podala u žalovaného dne 4. 6. 2003 přihlášku kombinované ochranné známky , a to pro zboží a služby ve třídě 16, 21, 28, 33 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb, mimo jiné pro alkoholické nápoje všeho druhu (s výjimkou vín), zejména pálenky, destiláty ve třídě 33. Žalobce podal dne 26. 2. 2004 proti přihlášce této ochranné známky námitky s odůvodněním, že je vlastníkem mezinárodní ochranné známky ve znění s prioritou od 4. 1. 2001, která chrání mimo jiné ve třídě 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb . Přihlašovaná ochranná známka je podle žalobce zaměnitelně podobná s jeho namítanou ochrannou známkou se starším právem přednosti jak z hlediska vizuálního a fonetického, tak i sémantického a domáhal se ochrany pro shodné a podobné výrobky ve třídě 33. Žalovaný dle názoru žalobce při svém rozhodování nesprávně posoudil otázku, zda existuje pravděpodobnost záměny přihlašované kombinované ochranné známky a mezinárodní ochranné známky žalobce ve znění ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Ta měla být posouzena nejen ve smyslu citovaného zákona, ale také ve smyslu první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS). Ochranná známka je pokládána za schopnou vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže je natolik podobná ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro označování stejných nebo podobných výrobků nebo služeb, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků nebo služeb. Při posuzování pravděpodobnosti záměny je třeba vzít v úvahu řadu aspektů, zejména podobnost z hlediska fonetického, vizuálního a sémantického. Rozhodující přitom je, jaký celkový dojem srovnávané známky vyvolávají u průměrného spotřebitele a zda průměrný spotřebitel je schopen je od sebe bezpečně odlišit. To však neznamená, že pro závěr o schopnosti vyvolat pravděpodobnost záměny v některých případech nepostačí i jejich podobnost v jediném aspektu. I jediný shodný nebo podobný znak srovnávaných známek, pokud se jedná o znak, který je nositelem distinktivity, totiž může vést k tomu, že průměrný spotřebitel tyto známky zamění. Právě posouzení znaků, které spotřebitel při průměrné pozornosti vnímá především, je pro hodnocení pravděpodobnosti záměny rozhodující. Při posuzování slovních označení musí být vzata v úvahu skutečnost, že je chráněno pouhé slovo nebo slova, a takovému označení je tak poskytována nejširší možná ochrana. Takové označení tak může být používáno v nejrůznějších tvarech a podobách, tedy i v podobě, jež může být blízká grafickému zpracování napadeného označení. Při porovnávání ochranných známek je třeba dále posuzovat i podobnost chráněných, respektive přihlašovaných výrobků a služeb. Pro závěr jejich zaměnitelnosti pak v případě větší podobnosti vizuální, fonetické nebo sémantické postačí menší podobnost samotných výrobků či služeb, a naopak v případě, že jsou podobné chráněné výrobky nebo služby, postačí menší podobnost samotných známek.

Žalobce dále citoval z rozsudků Evropského soudního dvora, které se dle jeho přesvědčení na danou problematiku vztahují. Uvedl, že podle rozsudku Soudního dvora ES ze dne 11. listopadu 1997 ve věci C-251/95, , Recueil, s. I-06191 (dále též "rozsudek "), bod 22, musí být pravděpodobnost záměny posuzována celkově, berouc v úvahy všechny faktory významné vzhledem k okolnostem případu. Podle odst. 23 pak celkové posouzení vizuální, fonetické a významové zaměnitelnosti srovnávaných známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterými známky působí, přičemž je nutno brát v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky. Podle rozsudku Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, ve věci C-39/97, a , Recueil, s. I-5507 (dále též "rozsudek"), odstavec 17, celkové posuzování pravděpodobnosti záměny zahrnuje určitou vzájemnou závislost významných faktorů, především podobnost mezi známkami a výrobky a službami. Proto menší stupeň podobnosti mezi těmito výrobky a službami může být kompenzován větším stupněm zaměnitelnosti mezi známkami a naopak. Podle rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2005 ve věci T-312/03, , Sb. rozh. II-02897 (dále též "rozsudek ", pokud je ochranná známka složena ze slovních a obrazových prvků, měly by být slovní prvky v zásadě považovány za více rozlišující než obrazové prvky, protože průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky. Je tedy přiměřené mít za to, že průměrný spotřebitel bude vnímat slovní prvek jako ochrannou známku a obrazový prvek jako prvek dekorativní. Žalobce namítá, že v souladu s výše uvedenými pravidly měl zaměnitelnost srovnávaných ochranných známek posoudit i žalovaný. Pokud jde o vizuální aspekt, slovní prvek obsažený v napadené ochranné známce je ve vztahu k nárokovaným výrobkům, tj. alkoholickým nápojům všeho druhu (s výjimkou vín), pálenkám, destilátům popisný, neboť z vyhlášky č. 57/2003 Sb., je zřejmé, že neboli pivní pálenka patří druhově mezi lihoviny, respektive do skupiny destilátů. Pouze slovní prvky , " a tak mají rozlišovací způsobilost ve vztahu k přihlašovaným výrobkům. Slovní prvek není na etiketě téměř viditelný a rozhodně není při běžném pohledu zřetelný, tzn. jednoznačně se nejedná o prvek, který by upoutal pozornost průměrného spotřebitele. Dominantními prvky napadené ochranné známky tak jsou latinské spojení " a iniciály . Dominantním prvkem namítané ochranné známky jsou její jediné dva slovní prvky, tj. rovněž latinské spojení . Odlišnost spočívající v tom, že napadená ochranná známka má dva dominantní prvky, tj. kromě latinského spojení ještě iniciály jednoznačně nepostačuje k vyloučení pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti. Slovní ochranné známky požívají nejširší možné ochrany a mohou být libovolně graficky ztvárněny. Je tedy možné, že namítaná ochranná známka by mohla být ztvárněna ve stejném písmu a ve stejné barvě, v jakém je toto spojení ztvárněno v napadené ochranné známce, případně dokonce ve tvaru etikety. V takovém případě by byla pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti jednoznačná. Průměrný spotřebitel by se tak mohl domnívat, že jak výrobky označené napadenou ochrannou známkou, tak výrobky označené namítanou ochrannou známkou pocházejí od stejného výrobce. S ohledem na výše uvedené se žalobce domnívá, že pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti není možné vyloučit. Pokud jde o fonetický aspekt, žalobce poukázal na to, že namítanou ochrannou známku bude průměrný spotřebitel vyslovovat jako . Vzhledem k délce napadené ochranné známky, vzhledem k tomu, že průměrný spotřebitel pravděpodobně nebude schopen správně vyslovit a vzhledem k tomu, že slovní prvek je v podstatě nečitelný, bude napadenou ochrannou známku vyslovovat buď jako nebo jako , to znamená, že namítaná ochranná známka je při této výslovnosti v napadené známce zcela obsažena a v případě prvního způsobu vyslovování jsou obě známky z hlediska fonetického zcela totožné. S ohledem na shora uvedené má žalobce za to, že pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti není možno vyloučit ani z hlediska fonetického. Stran sémantického aspektu srovnávaných ochranných známek žalobce uvedl, že slovní prvky, z nichž je tvořena namítaná ochranná známka, bude průměrný spotřebitel vnímat buď v jejich latinském znění, nebo v jejich překladu, tzn. jako . Pokud jde o napadenou ochrannou známku, její slovní prvek bude průměrný spotřebitel vnímat buď jako , , , případně tomuto slovnímu prvku nebude rozumět. Průměrný spotřebitel nebude schopen dešifrovat iniciály . Slovní spojení bude vnímat buď v jejich latinském znění, nebo v jejich překladu, tzn. jako . Málo čitelný prvek bude průměrný spotřebitel vnímat jako fantazijní prvek. Jak v namítané, tak v napadené ochranné známce je pak jako nejvýznamnější a nejdistinktivnější prvek obsažen stejný latinský výraz . V případě, že průměrný spotřebitel nebude tento prvek považovat za prvek v dané známkoprávní souvislosti fantazijní, nelze vyloučit pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti ani z hlediska sémantického.

Žalobce rovněž namítal, že žalovaný se v napadeném rozhodnutí pouze okrajově zmínil o podobnosti výrobků chráněných namítanou ochrannou známkou a výrobků, pro které se domáhala ochrany napadená ochranná známka, a nevzal tak ani tuto podobnost řádně v úvahu ve vztahu k podobnosti porovnávaných známek a ve světle rozsudku . Žalovaný v napadeném rozhodnutí pouze zmínil v odstavci, ve kterém se věnuje tomuto rozhodnutí ESD, že u porovnávaných výrobků se nejedná o úplnou shodu výrobků. Tím nepřímo připustil, že výrobky chráněné namítanou známkou jsou minimálně velmi podobné, tj. vzájemně substituovatelné a vyskytující se na stejných prodejních místech. Přesto se žalovaný otázkou podobnosti výrobků porovnávaných označení dále podrobněji nezabýval, což vedlo k vydání napadeného rozhodnutí, jímž žalovaný nepřípustně zasáhl do zákonem chráněných práv žalobce. V návaznosti na tento postoj pak žalovaný nesprávně posoudil vztah podobnosti ochranných známek a výrobků, tzn. skutečnost, že značná podobnost výrobků, kterou se alkoholické a nealkoholické nápoje jednoznačně vyznačují, by kompenzovala případnou menší podobnost porovnávaných označení a průměrný spotřebitel by se díky tomu mohl domnívat, že do značné míry podobné výrobky označené velmi podobnými označeními pocházejí od stejného výrobce.

Ve svém vyjádření k žalobě žalovaný zejména zdůraznil, že posuzování možnosti záměny přihlašovaného označení a starší ochranné známky je vždy prováděno z hlediska průměrného spotřebitele, přičemž průměrnými spotřebiteli jsou osoby, pro které jsou dané výrobky či služby určeny. Pro možnost záměny ochranných známek a označení je obecně rozhodující, zda ochranná známka nebo přihlašované označení je natolik podobné starší ochranné známce nebo přihlašovanému označení, že může spotřebitele uvést v omyl co do původu shodných nebo podobných výrobků a služeb různých výrobců či poskytovatelů. Stupeň podobnosti posuzovaných označení vyvolávající nebezpečí záměny zákon neuvádí, a proto je na žalovaném, aby posoudil, zda v daném případě nebezpečí záměny existuje. Při posuzování pravděpodobnosti záměny vychází především z účelu ochranných známek obsaženého v § 1 zákona č. 441/2003 Sb., kterým je schopnost odlišit výrobky a služby různých výrobců a poskytovatelů. Žalovaný musí brát v úvahu i podobnost známek, jejich proslulost a rozlišovací způsobilost. U výrobků a služeb musí brát v úvahu i to, zda jde o výrobky, které jsou konkurenční nebo o výrobky, které se doplňují. K tomu, aby posoudil, zda v konkrétním případě existuje možnost záměny, žalovaný používá mimo jiné hledisko vizuální, fonetické a sémantické. Při hodnocení jsou posuzovaná označení hodnocena na základě celkového dojmu, přičemž je přihlíženo především k dominantním a distinktivním prvkům. Žalovaný poukázal na rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, ve věci C 342/97, , Recueil, s. I-03819, odst. 25, kde se uvádí, že celkové hodnocení zaměnitelnosti musí vycházet z vizuální, fonetické a sémantické podobnosti posuzovaných známek a celkového dojmu, který vytvářejí; především je pak nutno brát v úvahu jejich charakteristické a dominantní prvky. Z vizuálního hlediska je u napadené kombinované ochranné známky dominantním prvkem slovní prvek , který je umístěn ve středu etikety a je pro něj použito výrazné ozdobné písmo. Tento slovní prvek zabírá značnou část etikety a je navíc zvýrazněn podtržením. Pod tímto nápisem je uvedena zkratka a slovní prvek , pro který je použito výrazně menšího písma. Pod slovním prvkem je uveden slovní prvek provedený v ozdobném písmu. I při letmém pohledu na napadenou ochrannou známku je zřejmé, že slovní prvek obsažený na etiketě je prvkem dominantním, který zabírá na etiketě největší plochu a je navíc proveden v červené barvě. Slovní prvky a nejsou tolik výrazné a mají pouze doplňující charakter. Fantazijní slovní prvek definující výrobce daného produktu je umístěn viditelně na etiketě a znemožňuje spojit si produkt s jiným výrobcem. Dle žalovaného tak nelze přisvědčit námitce žalobce o dominanci slovního prvku , který je shodný s namítanou ochrannou známkou. Pokud jde o posouzení sémantického hlediska, dominantní prvek bude běžným spotřebitelem chápán především jako prvek fantazijní, který má něco společného s pivem. BierBrand je možno z němčiny překládat jako pivní pálenku, je však možno připustit i kombinaci německého výrazu pro pivo "bier" a anglického výrazu pro (obchodní) značku "brand." Průměrný spotřebitel nebude pravděpodobně dané označení do takové hloubky rozebírat a spokojí se s tím, že jde o alkoholický nápoj, který si spojí s jeho výrobcem, společností Starobrno, která je uvedena na dolní straně etikety v ozdobném provedení, jež je pro tuto společnost typické a je zapsáno jako ochranná známka společnosti. Z fonetického hlediska je podstatné zkoumat distinktivní prvek obsažený v napadené ochranné známce, tedy prvek . Napadené označení bude spotřebitelem nejspíše vyslovováno jako , případně jako nebo . Napadené označení tak není v žádném případě foneticky zaměnitelné s namítanou ochrannou známkou, která bude foneticky vyslovována nejspíše . Žalovaný dále uvedl, že podrobně posoudil možnost záměny namítané ochranné známky a napadeného označení a dospěl k závěru, že u posuzovaných označení je možnost záměny vyloučena. Z tohoto důvodu nebylo nutné, aby se blíže zabýval výrobky a službami zapsanými pro posuzovaná označení. Žalovaný má za to, že při svém rozhodování respektoval rozhodovací praxi Soudního dvora, tedy i závěry obsažené v rozsudku , když v daném případě zjistil, že posuzovaná označení jsou natolik odlišná, že rozdíly mezi nimi nelze kompenzovat podobností mezi zbožím a službami zapsanými pro posuzovaná označení. Napadené rozhodnutí není ani v rozporu s rozhodnutím ESD č. C-251/95 zmiňovaným žalobcem. Pokud jde o rozsudek , žalovaný k tomu uvádí, že dominantním prvkem napadeného rozhodnutí je slovní prvek , který je sice proveden v okrasném písmu a je podtržen, nejde však o prvek obrazový a citované rozhodnutí ESD se tudíž v tomto případě neuplatní.

Městský soud v Praze žalobu zamítl.