Vydání 11/2005

Společnost s ručením omezeným T. jako přihlašovatel podala dne 24. 9. 1998 u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku ochranné známky APETITO pro tyto výrobky nebo služby: mlékárenské výrobky, sýry, tavené lahůdkové sýry. Žalovaný zveřejnil přihlášku ochranné známky ve věstníku dne 13. 9. 2000. Proti zápisu ochranné známky APETITO do rejstříku podal v zákonné lhůtě námitky žalobce. V námitkách uvedl, že je právním nástupcem odštěpného závodu Ž., národního podniku L. Sýr pod názvem APETITO byl vyvinut právě v tomto odštěpném závodě, a to v roce 1972. Na trh byl uveden v roce následujícím. Výrobek APETIT(T)O se nepřetržitě vyrábí v Ž. od roku 1973 dodnes. Žalobce v námitkách argumentoval tím, že přihlašovatel přihlašuje k výlučné formální ochraně slovní označení APETITO v takovém provedení, které je shodné nebo téměř shodné s označeními APETITO a APETITTO, užívanými dříve po právu žalobcem. Zápis takového označení jako ochranné známky by zasáhl do práv žalobce jakožto dřívějšího uživatele takového označení, neboť by mohl vést k vyloučení žalobce z jeho užívání. Žalobce zdůraznil, že prokazatelně užíval předmětné označení nejen před podáním přihlášky napadené ochranné známky, ale i absolutně dříve než přihlašovatel. Žalobce proto navrhl zamítnutí přihlášky podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.

Přihlašovatel ve vyjádření k námitkám žalobce uvedl, že rozlišovací způsobilost nezapsaného označení ve smyslu § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách musí dané označení nabýt ve vztahu k určité osobě. Pokud předmětné označení bylo užíváno více osobami, nelze hovořit o nabytí rozlišovací způsobilosti, neboť rozlišovací způsobilost předpokládá, že označení bude spojováno s určitým výrobcem nebo poskytovatelem služeb. V daném případě neužíval označení APETITO v průběhu dvou let přede dnem podání přihlášky pouze žalobce, nýbrž i jiné subjekty, zejména pak samotný přihlašovatel ochranné známky. Přihlašovatel dále ve vyjádření k námitkám uvedl, že je podobně jako žalobce společností vzešlou z privatizace národního podniku L., která od svého vzniku na počátku 90. let převzala výrobu sýrů APETITO. Je tudíž vyloučeno, aby označení APETITO nebo označení s ním zaměnitelné nabylo rozlišovací způsobilost výlučně pro žalobce. Žalobce se proto nemůže dovolávat práv k tomuto nezapsanému označení, která by mohla vyplývat jedině z toho, že toto označení užíval výlučně on. Přihlašovatel dále poukázal na to, že žalobcovo užívání označení APETITO, resp. APETITTO, porušovalo též práva přihlašovatele k jeho ochranné známce APETITO č. 178903. Přihlašovatel nikdy nedal žalobci souhlas s užíváním shodného nebo zaměnitelného označení, naopak žalobce několikrát vyzval, aby se takového užívání zdržel. Řízení o žalobě v této věci je vedeno před Krajským soudem v Brně. Užívání sporného označení žalobcem tudíž nebylo užíváním v souladu s právem, které jedině by mohlo mít za následek nabytí rozlišovací způsobilosti a s ní spojeného práva podat námitky proti přihlášce ochranné známky podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Je nepodstatné, kdo jako první začal užívat předmětné označení; přihlašovatel nicméně zdůraznil, že to nebyl ani žalobce, ani přihlašovatel, nýbrž národní podnik L. Přihlašovatel též poukázal na to, že zákon o ochranných známkách je vybudován na principu priority přihlášky, nikoliv priority užívání, přičemž výjimky z tohoto principu musí výslovně vyplývat ze zákona.

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 3. 2002 byly námitky podané žalobcem zamítnuty. V odůvodnění rozhodnutí správní orgán I. stupně uvedl, že z dokladů předložených žalobcem je zřejmé, že používal shodné nezapsané označení APETITO v průběhu uplynulých dvou let před podáním napadené přihlášky ochranné známky pro označování svých výrobků, které jsou shodné a podobné výrobkům ze seznamu, pro který byla uvedená přihláška podána. Právo k nezapsanému označení lze však získat pouze kvalifikovaným užíváním takového označení, tj. užíváním, které je dlouhodobé, pro svého držitele příznačné, a především samo o sobě není porušením práv třetích osob. Přihlašovatel je však majitelem registrované ochranné známky „APETITO“ č. 178903 s právem přednosti od 14. 9. 1993 a s datem zápisu 16. 8. 1994, nikdy nedal žalobci souhlas k užívání shodného nebo zaměnitelného označení, a naopak jej vyzval, aby se takového užívání zdržel. Užívání namítaného nezapsaného označení žalobcem v rozhodném období dvou let před podáním napadené přihlášky ochranné známky tak nebylo užíváním kvalifikovaným a žalobci nelze přiznat práva držitele nezapsaného označení.

Rozklad, jímž žalobce napadl rozhodnutí vydané v I. stupni, zamítl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím ze dne 25. 2. 2003 a napadené rozhodnutí současně potvrdil. Jak v odůvodnění uvedl, rozhodnou otázkou bylo posouzení toho, zda je žalobce držitelem nezapsaného označení, jež v uplynulých dvou letech před podáním napadené přihlášky ochranné známky získalo v České republice rozlišovací způsobilost pro něj a jeho výrobky dle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, a zda by zápisem zveřejněného označení do rejstříku došlo k zásahu do jeho zákonem chráněných starších práv ve smyslu § 11 odst. 1 téhož zákona. Přestože doklady předložené žalobcem a týkající se počátků výroby sýru označovaného názvem APETITO prokazují, že výroba tohoto sýra byla zahájena v roce 1973 v Ž., též z nich vyplývá, že po deseti letech bylo s produkcí uvedeného výrobku započato i v H., tedy v odštěpném závodu, který byl právním předchůdcem přihlašovatele. Po privatizaci národního podniku L. a jeho faktickém rozdělení na více podnikatelských subjektů nebyla otázka případného vlastnictví nehmotných statků výslovně řešena. Je však zřejmé, že žalobce v rozhodné době užíval označení shodné se zveřejněným označením pro stejné výrobky, pro něž je zveřejněné označení přihlášeno. Doklady předložené přihlašovatelem pak prokazují, že sám přihlašovatel užíval označení APETITO, resp. uváděl výrobky (sýry) označené tímto názvem na trh, v letech 1994 – 1998. V době před podáním napadené přihlášky ochranné známky tak existovaly prokazatelně nejméně dva subjekty, a to přihlašovatel a žalobce, které na českém trhu užívaly označení APETITO pro sýry. Jelikož se takto označené výrobky setkávaly na trhu, je zjevné, že označení se nemohlo stát příznačným pouze pro jeden z těchto subjektů. Jelikož toto označení nemohlo získat rozlišovací způsobilost právě a pouze pro výrobky žalobce, nebyla splněna jedna z podmínek stanovených pro úspěšné uplatnění námitek dle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Vzhledem k těmto skutečnostem nebylo dále nutno zabývat se vztahem nezapsaného označení žalobce a ochranné známky č. 178903 ve znění APETITO, jejímž majitelem je přihlašovatel, a údajným porušováním práv majitele této ochranné známky ze strany žalobce.

Žalobce v žalobě proti rozhodnutí o rozkladu zejména zpochybnil závěr správního orgánu o tom, že žalobce není v postavení držitele nezapsaného označení dle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. K takovému závěru dospěl žalovaný na základě pouhého konstatování, že jak žalobce, tak i přihlašovatel užívali označení APETITO pro sýry. Aniž správní orgán náležitě zkoumal otázky časové priority a původu tohoto označení, dovodil, že žalobcovo užívání není užíváním kvalifikovaným. Podle žalobce však z citovaného ustanovení nevyplývá, že rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky by nemohlo získat toliko jedno z více souběžně užívaných označení, pokud navíc není jisté, zda ono paralelní užívání není užíváním např. z důvodu nekalosoutěžního jednání. Žalobce konečně namítl, že správní orgán rozhodující o rozkladu se vůbec nezabýval otázkou, zda užívání přihlašovatele je v souladu s právem.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě objasnil pojem „rozlišovací způsobilost“ čili „příznačnost“, který je v jeho rozhodovací praxi dlouhodobě a jednoznačně vykládán zejména pomocí výkladu jazykového a logického. Získání příznačnosti ve smyslu § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách předpokládá získání příznačnosti pouze pro jediný subjekt. Dospěl-li tedy správní orgán po posouzení předložených dokladů k závěru, že v rozhodném období existovaly na českém trhu nejméně dva subjekty, které předmětné označení užívaly, nemohl učinit jiný právní závěr než ten, že žalobce neprokázal, že by byl v pozici držitele nezapsaného označení. Účelový výklad žalobce, podle nějž z § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách nevyplývá, že by rozlišovací způsobilost nemohlo získat toliko jedno z více souběžně užívaných označení, je nutno odmítnout. Užívá-li stejné označení více podnikatelských subjektů, postrádá logiku tvrzení o získání příznačnosti takového označení pouze pro jeden z těchto subjektů.

Městský soud v Praze žalobu zamítl.